Чи знаєте ви, що власники торговельних марок США мають підтверджувати їх використання? Навіть після успішної реєстрації. Інакше вона може бути анульована.
Законодавство США вимагає від усіх власників торговельних марок підтверджувати їх використання для товарів і послуг, зазначених при реєстрації. Незалежно від того, зареєстрована ТМ за національною процедурою безпосередньо в США чи за міжнародною процедурою, що передбачено Мадридською системою. Робити це потрібно в період між п'ятим і шостим роками після реєстрації та напередодні кожного 10-го року потому.
Чому так відбувається? Бюро патентів і торговельних марок США в такий спосіб “підчищує” реєстр від позицій, що не використовуються, і звільняє місце для тих, хто хоче та кому потрібно їх задіяти. Це здійснюється через вимогу подавати підтвердження використання. Тобто по суті вимагається демонстрація того, що ви використовували марку безперервно з моменту реєстрації - відповідна декларація.
Слід зазначити, що потрібно відрізняти підтвердження використання і продовження дії ТМ. Підтвердження використання передбачено лише в кількох країнах, зокрема США. Тоді як продовження дії ТМ кожні 10 років передбачено у більшості країн світу.
На жаль, не всі власники ТМ про це знають. Зокрема, ті, що реєстрували їх за міжнародною процедурою через World Intellectual Property Organization (WIPO) та зазначали США як країну інтересу серед кількох інших.
Отже, щоб зберегти ТМ США в силі, потрібно подати до United States Patent and Trademark Office (USPTO) пакет документів, серед яких - афідевіт. Тобто декларація факту використання. У ній потрібно зазначити товари та послуги, для яких використовується ТМ, а також надати зразок використання (один зразок для кожного класу товарів і послуг). Окрім зразка, передбачена сплата збору - $325 за клас.
Бюро патентів і торговельних марок США має вимоги до подачі зразків до використання. Наприклад, якщо товар продається через вебсайт, то зразком такого використання має бути скріншот, що свідчить про продаж товару саме у США. Такий скріншот, як правило, має містити кнопку “додати до кошика”, “купити” тощо.
Що робити, якщо бізнес не використовує ТМ для частини або всього зареєстрованого переліку товарів і послуг? Подати декларацію про невикористання та детально пояснити, чому так відбувається та які ваші наміри.
Якщо це відбувається з якихось дійсно поважних, переконливих обставин, про це треба повідомити USPTO. Приміром, Trademark Manual of Examining Procedure “пробачає” невикористання через хворобу, пожежу або стихійне лихо. Якщо зможете довести, що невикористання виправдане, реєстрація вашої ТМ буде продовжена, залишиться активною.
Якщо ТМ використовується лише для деяких товарів чи послуг і немає жодних виправданих причин, чому не використовується для інших, за якими реєструвалась, власник ТМ може “видалити” ці товари або послуги. Або це зробить USPTO після аудиту. Утім, тоді є ризик втратити ТМ взагалі.
Аби цього не сталось, доцільно подати декларацію про невикористання. Зокрема, максимально детально пояснити причини та кроки, яких вживає бізнес для поновлення використання ТМ для конкретних товарів. Так само вказати прогнозні дати поновлення використання ТМ для цього товару. Варто зазначити, що зміна кон'юнктури ринку чи падіння попиту на товарі не є поважною причиною.
Також варто зазначити, що нерезиденти США, щоб підтвердити, продовжити реєстрацію ТМ, мають бути представлені лише ліцензованим юристом США.
Марія Ортинська,
адвокатка штату Нью-Йорк (США) та України,
патентна повірена України,
засновниця IPSTYLE,
керуюча адвокатка Ortynska Law PLLC (New York, USA),
членкиня Комітету АПУ з інтелектуальної власності
Вся інформація для твоєї компанії - тепер в єдиному продукті LIGA360. Збільшуй швидкість виявлення бізнес-ризиків: правових, регуляторних, санкційних, репутаційних, судових, фінансових, договірних. Замов презентацію прямо сьогодні.
