В добу третьої (та, навіть, місцям - вже четвертої) промислової революції, діджиталізації, зростання швидкості обміну технологіями, ідеями, знаннями така юридична конструкція, як право інтелектуальної власності, набуває вирішального значення. Саме правильна організація захисту прав на винаходи, торгові марки та інші об'єкти, стає все більш критичною для сталого розвитку бізнесу. Саме про це ЮРЛІГА вирішила поспілкуватися з одним з провідних українских фахівців у сфері IP - Марією Ортинською, керуючим партнером патентно-юридичної фірми IPStyle, патентним повіреним, адвокатом.
Подається мовою бесіди
ЮРЛІГА: О том, что торговая марка является одним из основных активов бизнеса, спорить не приходится. Но как разобраться во всем разнообразии типов. Например, можно ли четко определить, для какого бизнеса лучше регистрировать словесную торговую марку, а для какого - графическую?
Мария Ортинская: Регистрировать словесную, графическую, с заявлением цвета или без - только на первый взгляд простые вопросы. И ответ зависит от многих факторов. И даже от самого обозначения. Если оно указывает на определенные характеристики и словесная ТМ будет описательной, то лучше подавать обозначение в графике. Например, описательной может быть ТМ Superdry, и, скорее всего, патентное ведомство в регистрации, например, для одежды, откажет. А вот если Superdry будет подана с оригинальным отличительным элементом - шансы на регистрацию возрастают. Кстати, пример с Superdry не выдуманный, а реальный - в Тайланде спор об описательности ТМ Superdry дошел до Верховного суда.
|
Марія Ортинська |
Еще один фактор - индустрия. Например, покупая лекарство, потребитель покупает название с действующим веществом, и в большинстве случаем ему не важно, какие визуальные элементы есть на упаковке. А вот автомобильные производители, производители гаджетов зачастую имеют уникальный графический элемент, по которому его узнают потребители, потому часто регистрируют отдельно словесную ТМ и отдельно графику. Кстати, эти две индустрии кроме визуальных элементов, отличаются еще и большим модельным рядом. И словесные обозначения моделей также желательно регистрировать как ТМ.
Кроме того, «регистрационное» решение будет зависеть от других зарегистрированных или использованных обозначений. Бывает, по результатам поиска мы понимаем, что есть схожие зарегистрированные ТМ, и с целью минимизации споров рекомендуем доработать обозначение, внести изменения и потом регистрировать, например, с добавлением графического элемента. Частая ошибка бизнеса - зная о регистрации схожей ТМ, они ставят цель патентному поверенному только одну - «обойти» чужую ТМ и зарегистрировать их. В корне не согласна с таким подходом, и всегда рекомендую клиентам думать и о том, как не нарушить права владельца уже зарегистрированной ТМ.
Кстати, немаловажной является семантика, происхождение и контекст использования обозначения. Так, несколько месяцев назад в США спор относительно возможности регистрации ТМ FUCT дошел до Верховного суда. Как оказалось, ТМ FUCT означала, по мнению патентного ведомства США, прошедшее время и фонетический эквивалент одного из самых популярных нецензурных слов в США. Верховный суд решил, что ограничения в регистрации такой ТМ является нарушением Первой поправки. Дабы не доводить дело до Верховного суда в любой из стран, перед подачей на регистрацию ТМ важно проверить ее семантику, возможное происхождение, и подумать о ее восприятии как потребителями, так и экспертами патентного ведомства.
ЮРЛІГА: «Спасает» ли регистрация торговой марки в случае, если потенциальный конкурент создал ООО с названием, повторяющим такую торговую марку?
Мария Ортинская: В праве интеллектуальной собственности нет однозначных ответов - «спасает» ли регистрация, кто-то нарушает права или нет. Не спасает, если ТМ зарегистрирована для, например, одежды, а кто-то регистрирует юридическую фирму, банк или другую компанию, которая ничего общего с индустрией моды не имеет. Еще важно, какую активность будет вести новосозданное ООО. В моей практике был случай, когда в одном из регионов Украины было создано ООО с названием, одна из частей которого точно повторяла название зарегистрированной ТМ нашего клиента. Мы долго мониторили деятельность данного ООО - но никакой активности, а именно - производство продукции, оказание услуг они не вели. Кстати, интересный вопрос, почему они зарегистрировали ООО с обозначением нашего клиента? Версий много, одна из них - у моего клиента была хорошая кредитная история, а регистрация ООО могла быть ключиком к получению кредита в банке, базируясь на кредитной истории не нового ООО, а моего клиента.
Кстати, в отношениях «зарегистрированная ТМ vs созданное ООО» немаловажную роль играет дистрибьютор. Много дистрибьюторов считают, что они вкладывают свое время, деньги, усилия и ТМ известного бренда в Украине должна принадлежать именно им. И иногда переходят из статуса дистрибьютора в статус недобросовестного дистрибьютора и регистрируют ООО с названием известного бренда, а если такая ТМ не зарегистрирована в Украине - то и ТМ.
Если же говорить о мировой практике, то сейчас рассматривается очень интересный спор - «имя дочери как ТМ» vs «название компании и зарегистрированная ТМ». Бейонсе подала на регистрацию ТМ Blue Ivy Carter - имя своей дочери. Вероника Моралес, владелица ивент-компании Blue Ivy Company, подала оппозицию против регистрации ТМ, считая, что знак схожий до степени сменешения с ее ТМ и одноименным названием компании.
ЮРЛІГА: Вопрос «от стартапов»… Можно ли запатентовать или каким-то другим образом защитить идею? А если основная ценность - программный код, то какую форму защиты выбирать?
Мария Ортинская: Идеи - не патентуются, а вот технические решения - да. Стартапы часто не обращают внимания на интеллектуальную собственность. И еще полбеды, если они не уделяют должного внимания своей интеллектуальной собственности. Хуже - когда не сделаны патентные поиски, поиски по схожим дизайнам, торговым маркам - и продукт выводится на рынок. Как правило, в таких случаях стартап получает претензию, а его партнеры - уведомления о нарушении прав. И, когда продукт уже изготовлен, отрекламирован и уже продается за океаном, возникает немало как юридических, так и логистических сложностей. Кстати, есть распространённый миф - если все это используют, то оно не запатентовано, и я могу это делать. Так, у нас был случай, когда клиент взял участие в выставке в Германии, а обратно привез не заказы, а претензию компании Nokia, которой принадлежит один из патентов в сфере USB.
Вторым этапом, после проверки на предмет нарушения прав третьих лиц, является продумывание своей стратегии. Второй миф в нашей сфере - подожду клиентов, финансирования, выставки, нового года - и вот подам заявку. В случае с изобретениями, может быть уже поздно. Ведь изобретение должно иметь мировую новизну, а это означает, что пока стартап ждет, кто-то уже может подать заявку. Также, на новизну может повлиять и выставка продукции на рынке, в каталоге, и даже пост в соцсети. Патентное ведомство может вынести отказ даже на основании публикации самого изобретателя (если прошло больше 12 месяцев между публикацией и подачей заявки).
С программным кодом - все сложно, в первую очередь потому, что компьютерная программа охраняется авторских правом. А это означает, что она охраняется как, например, книга. Т.е. перепечатал книгу или ее часть - нарушаешь права, а взял идею, сюжет - вероятней всего нет. Поэтому остро стоит вопрос патентования функционала, который не привязывается к коду, а заключается в патентовании определенного способа или системы обработки информации. Это так называемые software-патенты. В каждой стране - свои ограничения по их патентованию, которые зависят не только от законодательства, а и практики патентного ведомства в данный период, а также от судебной практики. Поэтому, при разработке стратегии в сфере IT, необходимо определить - что является новым и что необходимо охранять. Если есть новизна в функционале, то определится со списком стран, а потом с шансами на патентование в той или иной стране.
ЮРЛІГА: Можете рассказать немного подробнее о процедурах PCT? Насколько они дороже и длительнее национальной регистрации в Украине? Нужна ли регистрация в Украине, если подана заявка PCT?
Мария Ортинская: Представьте ситуацию… Вы придумали новый продукт. Например, новую рецептуру мармелада. Подаете заявку в Украине, стартуете бизнес и понимаете, что продуктом заинтересованы клиенты и партнеры в других странах. Но, рецептуру узнать достаточно легко и вам необходимы гарантии, что, получив рецептуру, ваши партнеры не создадут бизнес без вас или без выплаты вам вознаграждения. Если подадите заявку в США, Польшу, Китай на 13-тый месяц после подачи заявки в Украине, в выдаче патента в других странах вам откажут на основании отсутствия новизны. Ведь прошло больше 12 месяцев с даты подачи вами заявки в Украину, а, соответственно, есть раскрытие информации. И не важно кто раскрывал информацию - конкуренты или вы самостоятельно.
В идеальной ситуации вы должны подать заявку в Украину и в течение 12 месяцев подать заявки во всех интересующих странах. Но, есть ли у бизнеса бюджет, понимание перечня стран в это время? Далеко не всегда. Именно процедура РСТ позволяет подать национальную заявку, в течение 12 месяцев - одну международную заявку и оттянуть срок для подачи заявки в другие страны до 30, а иногда и 31 месяца. На первый взгляд, еще одна лишняя затратная процедура, но в большинстве случаев задача бизнеса - не быстрее получить патент, а как можно дольше продержать за собой право подавать заявки в другие страны.
Вообще плюсов у данной процедуры много. Также среди основных - обязательным этапом процедуры РСТ является проведение поиска, по результатам которого можно оценить риски и шансы на патентование в других странах. И можно вносить изменения в поданную заявку. Конечно, только в рамках первоначально поданных материалов, но если по результатам поиска найдено схожее устройство, то целесообразней сузить формулу и таким образом уменьшить риски отказа.
ЮРЛІГА: Если планируется, что продукт достаточно рано выйдет на один из зарубежных рынков, например, на рынок Германии, стоит ли сразу подавать международную заявку? Или на первых порах достаточно заявки в немецкое патентное ведомство?
Мария Ортинская: Вообще достаточно подать заявку в одну из стран, даже в Украину, при условии, что в течение 12 месяцев будет подана заявка в Германию или международная заявка. Главное - определиться с потенциальными зарубежными рынками и правильно подготовить первую заявку, а это не всегда просто. Например, стоит себе задать вопрос: патентовать все устройство или только его часть? А возможно патентовать способ изготовления, обработки? Далее подумать о том, какие признаки у вас существенные и влияют на технический результат, а какие - дополнительные и их можно вынести в зависимые пункты формулы. Кстати, одной заявкой на изобретение можно заявлять несколько независимых пунктов: и на устройство, и на отдельный элемент, и на способ.
Набагато більше про способи захистити свої ідеї та напрацювання за допомоги права інтелектуальної власності можна буде дізнатися під час практикуму "Охорона інтелектуальної власності за кордоном: кому і навіщо це треба?".
