П'ятирічний строк невикористання торговельної марки як підстава для дострокового припинення дії свідоцтва. Судова практика

Чи залежить від зміни власника торговельної марки порядок обчислення п'ятирічного періоду невикористання такої марки для цілей дострокового припинення свідоцтва? Ні. Велика Палата Верховного Суду нарешті поставила крапку в суперечці.

Законом визначено різні підстави для припинення дії свідоцтва на торговельну марку (ТМ), серед яких є можливість для будь-якої особи звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. Така потреба виникає, наприклад, коли ця особа зацікавлена у використанні схожого чи тотожного позначення та виявила, що правовласник торговельної марки, наявність якої може стати перешкодою для реєстрації нової ТМ, насправді ніяк не використовує свою марку п'ять років поспіль.

Саме цього питання торкнулась Велика Палата Верховного Суду у постанові від 5 березня 2025 року за касаційною скаргою ТОВ «Домінус-К» на постанову Північного апеляційного господарського суду від 22 серпня 2024 року у справі № 910/8781/23 за позовом «Єврокеш» С.А. (Eurocash S.A.) (за представництва Марії Ортинської, IPSTYLE) до ТОВ «Домінус-К» та до УКРНОІВІ про припинення дії свідоцтва на торговельну марку та зобов'язання вчинити дії (Постанова ВП ВС).

Постанова ВП ВС розв'язала багаторічний конфлікт двох абсолютно протилежних позицій судів щодо належного обчислення п'ятирічного періоду невикористання ТМ з метою припинення дії свідоцтва на таку ТМ.

Правове регулювання

В Україні та ЄС положення, що стосуються підстави для анулювання свідоцтва на ТМ через її невикористання протягом 5-ти років поспіль, синхронні, оскільки за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони (Угода про асоціацію), Україна взяла на себе зобов'язання, зокрема, і з імплементації вимог статей 204 - 207 Угоди про асоціацію, положень Директиви № 98/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 року, Регламенту Ради (ЄС) № 6/2002 від 12 грудня 2001 року, Директиви № 2008/95/ЄС від 22 жовтня 2008 року Європейського Парламенту та Ради, Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 року у національне законодавство для забезпечення виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на торговельні марки і промислові зразки із правом Європейського Союзу.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п'яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п'ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Згідно зі ст. 197 Угоди про асоціацію, якщо протягом п'яти років з дати завершення процедури реєстрації власник не розпочинає реальне використання торговельної марки для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована на відповідній території, або якщо таке використання призупинено протягом безперервного п'ятирічного періоду, то стосовно торговельної марки можуть бути запроваджені санкції, передбачені цим підрозділом, якщо відсутні належні причини для її невикористання.

За ст. 198 Угоди про асоціацію, сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п'ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання.

У Директиві Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2015/2436 від 16 грудня 2015 року про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок міститься стаття 19 «Відсутність дійсного використання як підстава для анулювання», відповідно до якої торговельну марку може бути анульовано, якщо протягом п'яти років поспіль її не було введено у дійсне використання у державі-членові у зв'язку з товарами або послугами, для яких її зареєстровано, та не існує належних підстав для такого невикористання.

Відповідно до пункту «а» статті 51 (1) Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 року про торговельну марку Співтовариства, права власника торговельної марки [ЄС] визнаються анульованими за заявою до [Європейське відомство з інтелектуальної власності (EUIPO)] або на підставі зустрічного позову в рамках провадження про порушення прав, якщо протягом безперервного періоду в п'ять років торговельна марка не була дійсно використана в [Європейському Союзі] у зв'язку з товарами або послугами, щодо яких вона зареєстрована, і немає належних причин для невикористання.

Звісно, всі ці положення не працюють, якщо в п'ятирічний період було розпочато або відновлено дійсне використання ТМ, не враховуючи випадків, коли такі дії були вчинені за 3 місяці до дедлайну суто через те, що правовласнику стало відомо про намір іншої особи подати позов про анулювання свідоцтва.

Протилежна судова практика в Україні

Основне питання, на яке суди раніше відповідали по-різному:

Чи починається перебіг п'ятирічного строку наново зі зміною власника (уповноваженого користувача) торговельної марки (внаслідок передачі прав)?

1. (Відповідь: "ні") Постановою ВС у справі № 760/9576/16-ц від 12 грудня 2018 року суд залишив касаційну скаргу без задоволення та зауважив таке:

"Відповідач ОСОБА_3 при укладенні договору про передачу права власності на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» мав оцінити наявний ризик при отриманні права власності на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2».

"Доводи касаційної скарги, що трирічний строк безперервного не використання торговельної марки обчислюється для відповідача з моменту публікації відомостей 25 березня 2013 року не узгоджується з положенням частини четвертої статті 18 Закону. Оскільки публікація відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» є лише юридичним фактом, що підтверджує перехід передбачених законодавством прав та обов'язків до правонаступника."

2. (Відповідь: "так") Постановою ВС у справі № 757/34959/18-ц від 9 червня 2021 року суд касаційну скаргу задовольнив і зазначив таке:

“Вирішуючи спір у цій справі, суди попередніх інстанцій не врахували, що з дати отримання ОСОБА_2 прав на використання спірного знаку для товарів і послуг від попереднього власника, а саме з публікації відомостей про передачу йому вказаних прав - 10 лютого 2015 року станом на час звернення позивача до суду із цим позовом у липні 2018 року не сплив передбачений Угодою про асоціацію п'ятирічний строк безперервного невикористання такого знаку для товарів та послуг, а тому дійшли безпідставного висновку щодо наявності правових підстав, передбачених Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, для дострокового припинення дії належного відповідачу свідоцтва на знак для товарів і послуг у зв'язку із невикористанням останнім цього знаку без поважних причин протягом п'ятирічного строку.”

“Крім того, суди попередніх інстанцій при вирішенні цієї справи не врахували, що законом не передбачена юридична відповідальність нового власника знака на товари і послуги у зв`язку з недобросовісним користуванням попереднім власником своїми правами на цей знак.”

Постанова ВП ВС у справі № 910/8781/23 продемонструвала однозначну позицію

Суд підтримав рішення ВС у справі № 760/9576/16-ц (1) та відступив від висновку у справі № 757/34959/18-ц (2):

"Зазначені норми статті 198 Угоди про асоціацію та частини четвертої статті 18 Закону № 3689-XII треба розуміти так, що дія свідоцтва про реєстрацію торговельної марки може бути достроково припинена, якщо протягом безперервного п'ятирічного періоду торговельна марка не використовувалася в Україні стосовно товарів чи послуг, щодо яких вона зареєстрована, і немає поважних причин її невикористання. Обчислення зазначеного п'ятирічного періоду не залежить від зміни власника (уповноваженого користувача) торговельної марки."

Чому це важливо?

Ось декілька аргументів на користь того, чому ч. 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” має трактуватись саме так, як вказав Суд у постанові ВП ВС:

• у жодній з наведених нижче норм закону відлік періоду не поставлений у залежність від зміни власника ТМ;

• набувач права власності на ТМ під час укладення договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на ТМ повинен оцінити наявні ризики у зв'язку зі строками здійснення попереднім власником своїх прав на ТМ;

• набувач "успадковує" права та обов'язки за ТМ, яка мала до цього іншого власника. З обов'язків - добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва, а отже дійсно використовувати ТМ, а не просто монополізувати позначення за собою, закриваючи можливості для реального бізнесу;

• якщо уявити застосування протилежної позиції, то виходить ситуація, що з кожною зміною власника або уповноваженого користувача ТМ перебіг п'ятирічного строку її невикористання починається спочатку, а отже це апріорі унеможливлює застосування зазначених норм права. Звідси випливає, що недобросовісний власник ТМ міг би довіку до закінчення п'ятирічного періоду передавати ТМ іншій особі та водночас не використовувати ТМ, тим самим заблокувавши можливість скористатись цією підставою для дострокового припинення свідоцтва зацікавленою особою.

Висновки

І Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів в послуг", і Угода про асоціацію встановлюють вимогу щодо безперервного використання саме торговельної марки, а не щодо безперервного використання торговельної марки конкретним власником, який може змінюватись.

Як зазначав ЄСПЛ, тлумачення законів та їх застосування залежить від практики. І роль розгляду справ у судах полягає саме в тому, щоби позбутися таких інтерпретаційних сумнівів із урахуванням змін у повсякденній практиці (“Cantoni v. France”, "Vyerentsov v. Ukraine").

Якщо допустити протилежне тлумачення цих норм, то на практиці це означало б те, що кожні п'ять років можна здійснювати зміну власника ТМ з однієї особи на іншу (і так по колу), не використовувати при цьому ТМ і не давати можливості іншим особам анулювати таку "фіктивну" реєстрацію.

Як відлік десятирічного строку дії свідоцтва на ТМ, так і п'ятирічного строку невикористання - не залежить від моменту передачі прав на ТМ, оскільки це лише юридичний факт.

Марія Ортинська,

адвокатка, засновниця IPSTYLE та Ortynska Law

Читайте на цю саму тему:

Велика Палата ВС роз'яснила деякі аспекти дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку