Наразі в Єдиному державному реєстрі судових рішень є лише одна судова справа про визнання промислових зразків недійсними відповідно до вимог Закону “Про охорону прав на промислові зразки” в редакції, що набула чинності 16.08.2020 р.
Авжеж, ані законодавство, ані судова практика не містять чіткого тлумачення норм, імплементованих на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Зокрема, каменем спотикання є обставина щодо “доведення промислового зразка до загального відома”, яка є обов'язковою умовою при встановленні чи спростуванні новизни та індивідуального характеру промислового зразка (ПЗ). В аналізі цього поняття нам допоможе нормативно-правова база та судова практика ЄС.
П'ять способів довести до загального відома
Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. Закону “Про охорону прав на промислові зразки” зареєстрований промисловий зразок вважається доведеним до загального відома, якщо він був опублікований у результаті здійснення державної реєстрації або з інших підстав, або був експонований на виставці, використаний у торгівлі або іншим чином оприлюднений. Крім випадків, коли такі події не могли стати відомими під час звичайного провадження господарської діяльності у колах, що спеціалізуються у відповідній галузі і провадять свою діяльність на території України, до дати подання заявки до Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ) або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету.
Тож спершу слід довести, що ПЗ був доведений до загального відома хоча б одним з п'яти альтернативних способів, а потім, що факт оприлюднення ПЗ міг стати відомим на території України для осіб, що працюють у сфері, пов'язаній з таким дизайном.
Пунктом 5.7.1.2(і) Інструкції ЄС* встановлено, що промисловий зразок може бути розкритий будь-де у світі, в тому числі - в Інтернеті та через різноманітні джерела. Приміром, шляхом публікації в каталозі, показу на виставці, пропозиції в інтернет-магазині тощо. Це підтверджується і практикою CJEU**, за якої для того, щоб промисловий зразок вважався оприлюдненим (доступним громадськості), не обов'язково, щоб події, які становлять розкриття, відбулися в межах Євросоюзу (рішення CJEU C-479/12 від 13.02.2014 р. та T-22/13 і T-23/13 від 25.05.2015 р.).
Аналогічну позицію можна застосувати і в Україні для визнання промислових зразків недійсними.
_____________
* Інструкція з проведення експертизи заяв про недійсність промислового зразка: 5 Різні підстави для недійсності (Guidelines for examination of design invalidity applications: 5 The Different Grounds for Invalidity).
** Court of Justice of the European Union (Cуд Cправедливості ЄС), рішення якого можуть застосовуватись в Україні згідно з постановою Верховного Суду від 03.08.2022 р. у справі № 910/9627/20.
Європейська практика
Спосіб 1. Опублікування в результаті здійснення державної реєстрації
Публікація попереднього промислового зразка в бюлетені ІР відомства будь-якої країни є подією розкриття. Щоб підтвердити подію розкриття, докази повинні дозволяти встановити дату публікації незалежно від дати подання заявки або дати реєстрації ПЗ (п. 5.7.1.2 Інструкції ЄС).
Вказана позиція підтверджується і рішенням CJEU T-22/13 і T-23/13 від 25.05.2015 р. У ньому суду “видається доцільним, що розробник вітростійкої парасольки перед тим, як випустити її на ринок, має здійснити пошук у патентних реєстрах, як і те, що він знає, що такий продукт має відповідати не лише естетичним, а й - значною мірою - технічним вимогам, а тому розумно та ймовірно, що вітростійка парасолька вже могла бути запатентована. У будь-якому разі [...] саме заявник повинен був обґрунтувати свій аргумент, що спеціалізовані кола осіб у відповідному секторі не займаються такими пошуками в USPTO реєстрі [...]”.
Спосіб 2. Опублікування з інших підстав, зокрема в мережі Інтернет
Інтернет пропонує низку джерел для розкриття промислового зразка. Веб-сайти є одними з найпоширеніших серед них, особливо ті, що стосуються електронної комерції та соціальних мереж. Отже, представлення продукту, в якому втілений ПЗ або до якого він включений, на будь-якому сайті зазвичай означатиме його розкриття.
Електронні листи також можна кваліфікувати як джерела розкриття ПЗ. Власне ті, що спрямовані на просування продуктів і надсилаються великій кількості одержувачів. Промислові зразки також можуть бути розкриті за допомогою мобільних додатків, обміну файлами, на відеохостингах тощо (п. 5.7.1.5 Інструкції ЄС).
Датою такого розкриття буде вважатись:
доступна на веб-сайтах інформація про дату публікації статті, відео, огляду продуктів, комерційної пропозиції тощо;
дата архівації веб-сайту згідно з даними служб архівування веб-сайтів, як-от WayBack Machine;
дата фактичного відправлення листа електронною поштою, що зазвичай відображається в реквізитах листа і роздруківці (прінтскріні);
дата публікації коментарів користувачів, залишених на платформах електронної комерції або в соцмережах.
Розкриття промислового зразка в Інтернеті можна підтвердити, надавши такі типи доказів, як роздруківки, прінтскріни, зображення, відео та метадані.
Спосіб 3. Експонування на виставці
Експонування промислового зразка на виставці в будь-якій точці світу, як правило, є подією розкриття (рішення CJEU T-651/16 від 14.03.2018 р.). Докази з виставок повинні чітко відображати попередній промисловий зразок та мають бути пов'язані з відповідною подією. Додатковими доказами розкриття ПЗ можуть бути списки учасників, план стендів, деталі договору з організаторами тощо (п. 5.7.1.2 Інструкції ЄС).
|
Оксана Падох |
Спосіб 4. Використання у торгівлі
Відповідно до п. 5.7.1.2 Інструкції ЄС, використання в торгівлі є подією розкриття незалежно від того чи воно здійснюється в межах або за межами ЄС. Ба більше, для доведення такої події розкриття не має значення, чи дійсно продукція, до якої включено попередній промисловий зразок, була вироблена або випущена на ринок. Це підтверджується і рішенням CJEU T-22/13 і T-23/13 від 25.05.2015 р: “Стаття 7(1) Регламенту № 6/2002 не вимагає, щоб попередній промисловий зразок, на який посилається протилежна сторона, мав бути використаний для виробництва або продажу продукту”.
По факту, може бути достатньо, щоб продукція була запропонована для продажу в каталогах, імпортована з країни за межами ЄС або була предметом договору купівлі-продажу між двома європейськими операторами.
Датою розкриття такого ПЗ буде вважатись дата поширення відповідних каталогів серед громадськості, дата імпорту чи укладення договору тощо.
Спосіб 5. Оприлюднення іншим чином
Наявність згаданого способу підтверджує, що промисловий зразок може бути доведеним до загального відома необмеженою кількістю способів. Тому, на практиці, особи можуть посилатись й на інші способи оприлюднення, відмінні від описаних вище.
Ще однією подією розкриття може бути публікація оспорюваного промислового зразка автором чи його правонаступником понад 12 місяців до дати подання заявки. Така вимога передбачена абз. 1 ч. 5 ст. 6 Закону, а також ст. 7(2) CDR***. Згідно з рішенням CJEU T-68/10 від 14.06.2011 р. “[...] протягом цього періоду автор або його правонаступник може переконатися, що відповідний промисловий зразок має комерційний успіх, перш ніж нести витрати, пов'язані з реєстрацією, не побоюючись, що розкриття, яке має місце в цей час, може бути успішно використано під час будь-якої процедури недійсності, розпочатої після можливої реєстрації відповідного промислового зразка”.
Підтвердженням такої публікації будуть докази, наведені в попередніх пунктах, залежно від того, яким способом відбулось опублікування (в Інтернеті, на виставці тощо).
____________
*** Регламент Ради (ЄС) № 6/2002 від 12.12.2001 р. про промислові зразки Співтовариства (Council Regulation (EC) No. 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs, скор. CDR).
Випадки, коли в ЄС промисловий зразок не вважається розкритим, доведеним до загального відома
В ЄС діє презумпція розкриття промислового зразка: якщо докази встановлюють факт оприлюднення ідентичного дизайна раніше - подія розкриття є доведеною (рішення CJEU T-651/16 від 14.03.2018 р., T-74/18 від 13.06.2019 р.). Саме на власника оспорюваного ПЗ покладається обов'язок спростувати цю презумпцію, довівши, що зразок не міг бути загальнодоступним.
Відповідно до ст. 7(1) CDR, промисловий зразок вважається таким, що став загальнодоступним громадськості, за винятком випадків, коли подія розкриття не могла стати відомою в ході звичайного ведення бізнесу колам, що спеціалізуються у відповідному секторі, що діють в межах ЄС.
Важливо, що власнику оспорюваного ПЗ слід довести, що подія розкриття “не могла стати відомою” спеціалізованим колам, а не те, що вона “не стала відомою” для них. Відчуваєте різницю? Йдеться про те, чи мали спеціалізовані кола у відповідному секторі можливість отримати доступ до промислового зразка, незалежно від кількості осіб, які фактично скористалися цією можливістю і могли зіткнутися з розкритим ПЗ. Тобто не існує кількісного порогу щодо фактичної обізнаності про події розкриття (рішення CJEU T-651/16 від 14.03.2018 р.).
“Відповідний сектор” у розумінні ст. 7(1) CDR не обмежується сектором продукції, в якому застосовується оспорюваний промисловий зразок. CDR також не встановлює жодних обмежень щодо характеру діяльності фізичних чи юридичних осіб, які можуть вважатися частиною “відповідного сектору” (спеціалізовані кола). Отже, крім осіб, які беруть участь у створенні ПЗ та розробці або виробництві продукції на основі цих зразків у відповідному секторі, продавці також можуть бути частиною “спеціалізованих кіл” (рішення CJEU C-479/12 від 13.02.2014 р.).
Чи могла подія розкриття стати відомою для спеціалізованих кіл в ЄС? Поглянемо, що каже CJEU:
(1) у результаті здійснення державної реєстрації
З рішення CJEU T-22/13 і T-23/13 від 25.05.2015 р. випливає, що випуск товару на ринок пов'язаний не лише з маркетингом і відповідністю естетичним чи ергономічним вимогам, а й відповідністю продукту технічним вимогам, що покладає на відповідальну за такий запуск особу обов'язок щодо перевірки, чи не був такий товар (дизайн) раніше запатентований/зареєстрований. Навряд чи можна стверджувати, що така особа має здійснити пошук по базах зареєстрованих ПЗ всіх країн світу. Але в кожній ситуації ця обставина буде встановлюватись індивідуально.
(2) з інших підстав, зокрема в мережі Інтернет
Пунктом 5.7.1.5 Інструкції ЄС встановлено, що “[...] загалом онлайн-контент доступний у всьому світі. Однак через певні обмеження, як-от доступність або можливість пошуку інформації в Інтернеті, можна вважати, що подія розкриття промислових зразків в Інтернеті не могла стати обґрунтовано відомою спеціалізованим колам в ЄС. Наприклад, під час оцінки події розкриття, пов'язаної з публікацією ПЗ на веб-сайті, може виникнути необхідність оцінити, чи був цей веб-сайт технічно доступним і чи відповідні кола дійсно змогли знайти попередній рівень техніки в Інтернеті. Якщо вміст веб-сайту не підпадає під обмежений доступ у певних внутрішніх базах даних (н-д, використовується лише працівниками компанії), як правило, ані вимоги до пароля чи оплати не будуть вважатися такими, що перешкоджають доступу до інформації, опублікованої в Інтернеті”. Цей підхід підтверджується і рішенням CJEU T-651/16 від 14.03.2018 р.
(3) шляхом експонування на виставці
У справі T-651/16 товар із ідентичним дизайном був раніше представлений на виставці в США, що мала приголомшливий успіх. Власник оспорюваного ПЗ спростовував загальнодоступність дизайну, адже надані докази не підтверджували участь спеціалізованих кіл з ЄС у відповідній виставці в США, а відтак - їх обізнаність про подію розкриття. Рішенням від 14.03.2018 р. суд відхилив такі доводи, адже згадана виставка є важливою міжнародною подією у відповідному секторі. Тож малоймовірно, що фахівці з ЄС могли не знати про неї. Більше того, навіть сам власник оспорюваного ПЗ був колись учасником такої виставки.
(4) через використання у торгівлі
У справі T-651/16 товари з більш ранніми дизайнами продавались у кількох штатах США, що, на переконання власника оспорюваного ПЗ, не доводило їх загальнодоступність в ЄС. Рішенням від 14.03.2018 р. суд спростував ці доводи, адже, враховуючи важливість для ринку ЄС комерційних тенденцій на ринку США, це не могло залишитись непоміченим спеціалізованими колами в ЄС.
Ще однією підставою для спростування загальнодоступності більш раннього ПЗ може бути той факт, що розкриття відбулось на явних чи неявних умовах конфіденційності (ст. 7(1) CDR). Розкриття промислового зразка третій особі під час комерційних переговорів є недійсним, якщо зацікавлені сторони домовилися, що інформація, якою вони обмінюються, має залишатися таємницею (рішення CJEU 172 від 20.06.2005 р.). Тягар доведення факту конфіденційності лежить на власнику оспорюваного ПЗ.
Судова практика в Україні
Наразі в Україні є лише одне рішення Верховного Суду, в якому застосовується Закон від 16.08.2020 р., а саме постанова від 24.11.2022 р. у справі № 910/13251/21, де сформульовані такі правові позиції:
“8.10. Зазначена норма передбачає декілька альтернативних способів доведення до загального відома промислового зразка, в т.ч. у результаті здійснення державної реєстрації. Однак, державна реєстрація - це не єдиний спосіб доведення до загального відома зареєстрованого промислового зразка.
8.11. У процесі встановлення новизни промислового зразка беруться до уваги будь-які відомості, що стали загальнодоступними до дати подання заявки.
8.12. Таким чином, питання новизни промислового зразка перш за все пов'язане з загальнодоступністю відомостей які підлягають оцінці. Разом з тим, Закон N3688-XII не обмежує джерела, які можуть свідчити про загальнодоступність відомостей, зокрема і наявність відповідних реєстрацій промислових зразків у інших країнах.
8.17. [...]судами попередніх інстанцій помилково ототожнено територіальний принцип правової охорони промислового зразка в Україні та новизну промислових зразків, яка є екстериторіальною[...]”.
Отже, Верховний Суд врахував кілька важливих аспектів доведення промислового зразка до загального відома. Перше - більш ранній ПЗ може бути доведений до загального відома кількома альтернативними способами будь-де у світі, адже новизна промислового зразка є екстериторіальною.
Друге - доведення ПЗ до загального відома в результаті державної реєстрації не обмежується такою реєстрацією в Україні, а може підтверджуватись і наявністю реєстрацій промислових зразків в інших країнах.
Третє - при доведенні події розкриття важливо встановити факт загальнодоступності таких відомостей для спеціалізованих кіл у відповідному секторі в Україні, а не факт їх обізнаності про такі події.
Звісно, згадане рішення не охоплює (і не може охопити) всі вищенаведені нюанси, викладені в Інструкції ЄС, CDR та рішеннях CJEU. Але важливо, що станом на сьогодні судова практика України відповідає правилам, що діють в ЄС.
Оксана Падох,
старша IP-юристка Практики захисту прав
IPSTYLE
Як впливає певна норма закону на вашу бізнес-діяльність? Відповідь надасть LIGA360 LEGAL SOLUTION. Знаходьте пов'язану аналітику та довідкову інформацію для будь-якого закону. Більше переваг за посиланням.
