Згідно з одним з визначень, software патент - це патент на будь-яке використання комп'ютера, який реалізується за допомогою комп'ютерної програми. Наприклад, комп'ютерна гра, ERP і CRM- системи, онлайн-банкинг, соціальна мережа, пошукова система. З ними також тісно связанны і так звані MDB (Methods of doing business) патенти або просто патенти на бізнес-методи. Дилема "патентувати або ні"? існує давно, а правове регулювання обговорюється і удосконалюється на національному рівні багатьох держав, особливо США і країн-учасниць ЄС.
Аргументи "ЗА"
Патент, наприклад, на винахід, надає право використовувати, виняткове право дозволяти і забороняти використання запатентованого об'єкту. Іншими словами, патентовласник отримує на певний термін монополію. Така система повинна стимулювати більше розробок, і, відповідно, забезпечувати певний технологічний прогрес. Якщо ми даємо можливість запатентувати двигун внутрішнього згорання, хірургічний інструмент, предмет побутової техніки, способи приготування харчової продукції, то чому розробник ПО не може зробити те ж саме?
Аргументи "ПРОТИ"
У багатьох випадках об'єктом software патенту є не певне технічне рішення, а абстрактна ідея. Наприклад, по одному з останніх справ США, що розглядаються Верховним судом, були запатентовані абстрактні ідеї які відносилися до:
1) методу обміну фінансовими зобов'язаннями;
2) комп'ютерній системі для виконання методу обміну фінансовими зобов'язаннями;
3) пов'язаному з комп'ютером засобом, який містив програмний код для виконання вказаного методу (справа Alice Corp. v. CLS Bank International).
Ще одним аргументом ПРОТИ являється те, що software патент - досить улюблений інструмент патентних тролів. Наприклад, MPHJ Technology Investments LLC були запатентовані способи сканування і відправки документів і файлів на електронну адресу за допомогою одного кліка. Примітно, що жертвами цього патентного троля сталі не такі компанії як Google, Microsoft, Apple, а один з державних органів США. До речі, цього троля в США так і прозвали - сканер троль.
Не важливо - являєтеся Ви прибічником або супротивником патентування програмного забезпечення - при виході на ринок США, ЄС необхідно розуміти таку можливість. Адже, якщо Ви є супротивником патентування, треба розуміти чи може Вас звинуватити софтверна компанія або патентний троль в порушенні прав. Якщо ж є прибічником - як запатентувати свій винахід.
У цій статті на прикладі однієї з найпопулярніших країн для розробників ПО розглянемо розвиток патентування цієї галузі, основні судові рішення, що вплинули на можливість патентування, а також можливості і риски, які чекають українських розробників в патентній системі США.
Одним з перших рішень, яке вплинуло на долю software патентів, є справа Diamond v. Diehr (1981). Заявлений винахід відносився до способу вулканізації гуми. У способі постійно вимірювалася температура, а температурні виміри автоматично потрапляли в комп'ютер, який їх перераховував за допомогою рівняння Арениуса. Експерт патентного відомства відмовив у видачі патенту на підставі того що заявлений об'єкт відноситься до таких, що запатентувати не можна. Експерт стверджував, що заявлений винахід відноситься до комп'ютерної програми, яка оперує вулканізацією. Суд, розглядаючи цю суперечку, дійшов висновку, що з патентної охорони виключені закони природи, натуральні феномени і абстрактні ідеї. Суд вказав, що заявник в даному випадку хотів запатентувати не математичну формулу, а процес вулканізації. Процес, заявлений позивачем, використовує відоме математичне рівняння, але він не просив монополію на рівняння, а тільки на його використання у взаємозв'язку із заявленими іншими кроками способу.
Іншою не менш відомою справою, яка поклала активний розвиток патентуванню ПО і бізнес-методів являється справа State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.
Signature Financial Group, Inc. отримала патент на Систему обробки даних і конфігурацію таких фінансових послуг (патент США № 5,193,056). State Street Bank вела переговори з патентовласником відносно ліцензування, але після того, як переговори були зірвані, State Street Bank подала до суду позов про визнання недійсним такого патенту. Суд визначив, що цей винахід є математичним алгоритмом і бізнес-методом, тому не може бути об'єктом патентування. Проте Федеральний суд відмінив це рішення, і визначив, що для того, щоб бути запатентованим, математичний алгоритм повинен робити матеріальний, вимірний, конкретний результат, що і було зроблено Signature Financial Group's.
Це рішення фактично поклало початок ери software патентів, але з іншого боку і ери патентних тролів, патентних воєн у сфері інформаційних технологій. Фактично воно надихнуло багатьох патентовласників на подачу судових позовів по захисту своїх патентних прав. Наприклад, ще в 1989 році British Telecommunications PLC отримав патент на Інформаційну систему і апаратний термінал для неї (Патент США № 4,873,662). Аналізуючи своє патентне портфоліо, British Telecommunications PLC вирішив, що цей патент покриває технологію гиперлинкования в мережі Інтернет. Гиперлинкование в 1989 році? Швидше за все, тоді це була лише абстрактна ідея без матеріального, конкретного результату. У 2000 році патентовласник подав позов до суду на Prodigy Communications Corp., звинувачуючи компанію в порушенні патентних прав. На щастя, суд визнав, що використання гиперлинкования в Інтернет не є порушенням прав позивача. А уявіть, як міг змінитися світ Інтернет з монополією British Telecommunications на гиперлинкование?
Наступною справою, яка не менш кардинально чим справа State Street Bank змінила вектор напряму software патентів являється справа In re Bilski.
Бернард Билски і Ренд Варсав подали заявку на метод хеджування ризику в трейдинге (заявка №08/833,892). Патентне відомство США відмовило у видачі патенту, оскільки абстрактна ідея не може бути запатентована. Билски подав Апеляцію в Радий з Патентних апеляцій і втручань, потім до апеляційного суду федерального округу. Усі інстанції дійшли висновку, що цей метод хеджування не може бути запатентований. Не погодившись з такою думкою, Билски звернувся за переглядом до Верховного суду США. В результаті розгляду все ж було відмовлено у видачі патенту.
Аналізуючи рішення у цій справі, можна виділити два аргументи, які вплинули на наступне патентування:
- суд аргументував своє рішення тим, що тест на "конкретний, вимірний, матеріальний результат", який описувався і застосовувався в State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc. не відповідає на питання чи відноситься об'єкт до тих, що патентуються або ні;
- використовувався machine - or - transformation тест, який включає відповіді на питання, - чи є процес пов'язаним з певним пристроєм або чи трансформує він предмет в інший вид або річ. Слід зазначити, що цей тест і раніше використовувався в інших рішеннях, і в цій справі суд вказав, що він є не єдиним, але одним з ключових тестів.
Alice Corporation v. CLS Bank - одно з останніх справ, яке розглядалося Верховним судом США. Як вже було сказано вище, заявлений об'єкт відносився до методу і системи методу обміну фінансовими зобов'язаннями. CLS Bank подав позов до суду на патентного троля - Alice Corporation з позовом про визнання патенту недійсним. Суд дійшов висновку, що були запатентовані абстрактні ідеї і визнав патенти недійсними. Також в рішенні вказано, які об'єкти прямо відносяться до абстрактних ідей. Наприклад, алгоритм перетворення бінарного коду в десяткові числа, або математична формула для комп'ютера "alarm limits", або метод хеджування ризиків.
Патентування програмного забезпечення і бізнес-методів - складний шлях. Але, важко не означає неможливо. Так, у лютому 2015 року компанією IBM був отриманий патент на Публікацію архітектурної моделі бізнес-індустрії (патент № 8954342). А Facebook Inc. отримала патент на уточнення результатів пошуку з використанням інформації з соціальних мереж (патент № 8949261). Всесвітньо відома копання Ebay Inc запатентувала метод і систему, що полегшує пошук в інформаційному ресурсі (патент № 8954411).
Перешкоди і ризики патентування ПО
Головною перешкодою в патентуванні ПО є риски віднесення заявленого винаходу до абстрактних ідей. Тому, безумовно, усі вказані і багато інших рішень має бути враховані при підготовці патентної заявки. Також необхідно пам'ятати про критерії патентоспроможності. Якщо експерт визнає, що заявлений винахід відноситься до об'єктів, які можуть бути запатентовані, то далі він перевірить винахід на відповідність критеріям новизни, винахідницького рівня і промислової застосовності.
Також важливо пам'ятати, що на відміну від України, РФ, Німеччини, Польщі і багатьох інших країн, у США в якості технічного рішення можна запатентувати тільки винахід, але не корисну модельяка, як правило, проходить спрощену перевірку або не проходить її взагалі.
Патентування в США - досить принадна перспектива для багатьох українських розробників, але в першу чергу необхідно:
1) провести патентний пошук з метою визначення рівня техніки (чи є ваш винахід новим і чи відповідає винахідницькому рівню).
До речі, багато заявників помиляються і вважають, що для отримання патенту в Україні необхідно щоб патент був новим тільки в Україні, для патенту США - новим тільки в США. Насправді, винахід повинен відповідати критерію світової новизни;
2) описати об'єкт, що заявляється, так, щоб експерт не визнав його абстрактною ідеєю.
Наприклад, в описі винаходу вказати якомога більше технічних деталей і способів реалізації. Слід пам'ятати, що об'єм патентної охорони визначається сукупністю ознак незалежного пункту формули, тому додайте максимум технічних деталей саме в опис, а не у формулу. Якщо ж Ви отримаєте попередню відмову (так званий Office Action) на підставі того, що заявлений Вами винахід відноситься до абстрактної ідеї - зможете змінити формулу, але тільки у рамках первинно поданих документів, в даному випадку, описи.
Відповідно до Керівництва за процедурою патентної експертизи патентного відомства США (9-а редакція), пов'язані з комп'ютерами винаходу, як правило, розкриваються у рамках їх функціональності. Для таких винаходів визначення "достатності розкриття інформації" вимагає перевірки як відносно апаратного, так і програмного забезпечення. Наприклад, в справі In re Hayes, Microcomputer Products, що стосується, вимоги до письмового опису були задоволені, оскільки розкритий специфічний тип мікрокомп'ютера використовуваного в заявленому винаході, а також необхідні кроки для виконання заявленої функціональності.
Якщо ж Ви не плануєте патентувати, але виходите на ринок США, як мінімум необхідно провести патентний пошук, але вже не з метою виявлення можливості патентування, а з метою перевірки не порушення прав третіх осіб (так званий Freedom - to - Operate пошук). Адже Ваша комп'ютерна програма, гра може порушувати способи, системи, пристрої, запатентовані як іншими компаніями, так і патентними тролями, які в США благополучно існують і процвітають.
