Согласно одному из определений, software патент - это патент на любое использование компьютера, который реализуется с помощью компьютерной программы. Например, компьютерная игра, ERP и CRM-системы, онлайн-банкинг, социальная сеть, поисковая система. С ними также тесно связанны и так называемые MDB (Methods of doing business) патенты или просто патенты на бизнес-методы. Дилемма «патентовать или нет?» существует давно, а правовое регулирование обсуждается и совершенствуется на национальном уровне многих государств, особенно США и стран-участниц ЕС.
Аргументы «ЗА»
Патент, например, на изобретение, даёт право использовать, исключительное право разрешать и запрещать использование запатентованного объекта. Другими словами, патентообладатель получает на определённый срок монополию. Такая система должна стимулировать больше разработок, и, соответственно, обеспечивать определённый технологический прогресс. Если мы даём возможность запатентовать двигатель внутреннего сгорания, хирургический инструмент, предмет бытовой техники, способы приготовления пищевой продукции, то почему разработчик ПО не может сделать то же самое?
Аргументы «ПРОТИВ»
Во многих случаях объектом software патента является не определённое техническое решение, а абстрактная идея. Например, по одному из последних дел рассматриваемых Верховным судом США, были запатентованы абстрактные идеи которые относились к:
1) методу обмена финансовыми обязательствами;
2) компьютерной системе для выполнения метода обмена финансовыми обязательствами;
3) связанному с компьютером средством, который содержал программный код для выполнения указанного метода (дело Alice Corp. v. CLS Bank International).
Ещё одним аргументом ПРОТИВ является то, что software патент - достаточно излюбленный инструмент патентных троллей. Например, MPHJ Technology Investments LLC были запатентованы способы сканирования и отправки документов и файлов на электронный адрес с помощью одного клика. Примечательно, что жертвами данного патентного тролля стали не такие компании как Google, Microsoft, Apple, а один из государственных органов США. Кстати, данного тролля в США так и прозвали - сканерный троль.
Не важно - являетесь Вы сторонником или противником патентования программного обеспечения - при выходе на рынок США, ЕС необходимо понимать такую возможность. Ведь, если Вы являетесь противником патентования, нужно понимать может ли Вас обвинить софтверная компания или патентный тролль в нарушении прав. Если же являетесь сторонником - как запатентовать свое изобретение.
В данной статье на примере одной из самых популярных стран для разработчиков ПО рассмотрим развитие патентования данной отрасли, основные судебные решения, повлиявшие на возможность патентования, а также возможности и риски, которые ожидают украинских разработчиков в патентной системе США.
Одним из первых решений, которое повлияло на судьбу software патентов, является дело Diamond v. Diehr (1981). Заявленное изобретение относилось к способу вулканизации резины. В способе постоянно измерялась температура, а температурные измерения автоматически попадали в компьютер, который их пересчитывал с помощью уравнения Арениуса. Эксперт патентного ведомства отказал в выдаче патента на основании того что заявленный объект относится к таким, что запатентовать нельзя. Эксперт утверждал, что заявленное изобретение относится к компьютерной программе, которая оперирует вулканизацией. Суд, рассматривая данный спор, пришёл к выводу, что из патентной охраны исключены законы природы, натуральные феномены и абстрактные идеи. Суд указал, что заявитель в данном случае хотел запатентовать не математическую формулу, а процесс вулканизации. Процесс, заявленный истцом, использует известное математическое уравнение, но он не просил монополию на уравнение, а только на его использование во взаимосвязи с заявленными другими шагами способа.
Другим не менее известным делом, которое положило активное развитие патентованию ПО и бизнес-методов является дело State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.
Signature Financial Group, Inc. получила патент на Систему обработки данных и конфигурацию таких финансовых услуг (патент США № 5,193,056). State Street Bank вела переговоры с патентообладателем относительно лицензирования, но после того как переговоры были сорваны, State Street Bank подала в суд иск о признании недействительным такого патента. Суд определил, что данное изобретение является математическим алгоритмом и бизнес-методом, поэтому не может быть объектом патентования. Однако Федеральный суд отменил данное решение, и определил, что для того, чтобы быть запатентованным, математический алгоритм должен производить материальный, измеримый, конкретный результат, что и было сделано Signature Financial Group's.
Данное решение фактически положило начало эры software патентов, но с другой стороны и эры патентных троллей, патентных войн в сфере информационных технологий. Фактически оно вдохновило многих патентообладателей на подачу судебных исков по защите своих патентных прав. Например, ещё в 1989 году British Telecommunications PLC получил патент на Информационную систему и аппаратный терминал для нее (Патент США № 4,873,662). Анализируя свое патентное портфолио, British Telecommunications PLC решил, что данный патент покрывает технологию гиперлинкования в сети Интернет. Гиперлинкование в 1989 году? Скорее всего, тогда это была лишь абстрактная идея без материального, конкретного результата. В 2000 году патентообладатель подал иск в суд на Prodigy Communications Corp., обвиняя компанию в нарушении патентных прав. К счастью, суд счел, что использование гиперлинкования в Интернет не является нарушением прав истца. А представьте, как мог измениться мир Интернет с монополией British Telecommunications на гиперлинкование?
Следующим делом, которое не менее кардинально чем дело State Street Bank изменило вектор направления software патентов является дело In re Bilski.
Бернард Билски и Ренд Варсав подали заявку на метод хеджирования риска в трейдинге (заявка №08/833,892). Патентное ведомство США отказало в выдаче патента, так как абстрактная идея не может быть запатентована. Билски подал Апелляцию в Совет по Патентным апелляциям и вмешательствам, потом в апелляционный суд федерального округа. Все инстанции пришли к заключению, что данный метод хеджирования не может быть запатентован. Не согласившись с таким мнением, Билски обратился за пересмотром в Верховный суд США. В результате рассмотрения все же было отказано в выдаче патента.
Анализируя решения по данному делу, можно выделить два аргумента, которые повлияли на последующее патентование:
- суд аргументировал свое решение тем, что тест на «конкретный, измеримый, материальный результат», который описывался и применялся в State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc. не отвечает на вопрос относится ли объект к патентуемым или нет;
- использовался machine-or-transformation тест, который включает ответы на вопросы - является ли процесс связанным с определённым устройством или трансформирует ли он предмет в другой вид или вещь. Следует отметить, что этот тест и раньше использовался в других решениях, и в данном деле суд указал, что он является не единственным, но одним из ключевых тестов.
Alice Corporation v. CLS Bank - одно из последних дел, которое рассматривалось Верховным судом США. Как уже было сказано выше, заявленный объект относился к методу и системе метода обмена финансовыми обязательствами. CLS Bank подал иск в суд на патентного тролля - Alice Corporation с иском о признании патента недействительным. Суд пришёл к заключению, что были запатентованы абстрактные идеи и признал патенты недействительными. Также в решении указано, какие объекты прямо относятся к абстрактным идеям. Например, алгоритм преобразования бинарного кода в десятичные числа, или математическая формула для компьютера “alarm limits”, или метод хеджирования рисков.
Патентование программного обеспечения и бизнес-методов - сложный путь. Но, тяжело не означает невозможно. Так, в феврале 2015 года компанией IBM был получен патент на Публикацию архитектурной модели бизнес-индустрии (патент № 8954342). А Facebook Inc. получила патент на уточнение результатов поиска с использованием информации из социальных сетей (патент № 8949261). Всемирно известная копания Ebay Inc запатентовала метод и систему, облегчающую поиск в информационном ресурсе (патент № 8954411).
Препятствия и риски патентования ПО
Главным препятствием в патентовании ПО являются риски отнесения заявленного изобретения к абстрактным идеям. Поэтому, безусловно, все указанные и многие другие решения должны быть учтены при подготовке патентной заявки. Также необходимо помнить о критериях патентоспособности. Если эксперт сочтет, что заявленное изобретение относится к объектам, которые могут быть запатентованы, то дальше он проверит изобретение на соответствие критериям новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости.
Также важно помнить, что в отличие от Украины, РФ, Германии, Польши и многих других стран, в США в качестве технического решения можно запатентовать только изобретение, но не полезную модель, которая, как правило, проходит упрощённую проверку или не проходит её вообще.
Патентование в США - достаточно заманчивая перспектива для многих украинских разработчиков, но в первую очередь необходимо:
1) провести патентный поиск с целью определения уровня техники (является ли ваше изобретение новым и соответствует ли изобретательскому уровню).
Кстати, многие заявители заблуждаются и считают, что для получения патента в Украине необходимо чтоб патент был новым только в Украине, для патента США - новым только в США. На самом деле, изобретение должно соответствовать критерию мировой новизны;
2) описать заявляемый объект таким образом, чтобы эксперт не посчитал его абстрактной идеей.
Например, в описании изобретения указать как можно больше технических деталей и способов реализации. Следует помнить, что объем патентной охраны определяется совокупностью признаков независимого пункта формулы, поэтому добавляйте максимум технических деталей именно в описание, а не в формулу. Если же Вы получите предварительный отказ (так называемый Office Action) на основании того, что заявленное Вами изобретение относится к абстрактной идее - сможете изменить формулу, но только в рамках первично поданных документов, в данном случае, описания.
В соответствии с Руководством по процедуре патентной экспертизы патентного ведомства США (9-ая редакция), связанные с компьютерами изобретения, как правило, раскрываются в рамках их функциональности. Для таких изобретений определения «достаточности раскрытия информации» требует проверки как относительно аппаратного, так и программного обеспечения. Например, в деле In re Hayes, касающегося Microcomputer Products, требования к письменному описанию были удовлетворены, так как раскрыт специфический тип микрокомпьютера используемого в заявленном изобретении, а также необходимые шаги для выполнения заявленной функциональности.
Если же Вы не планируете патентовать, но выходите на рынок США, как минимум необходимо провести патентный поиск, но уже не с целью выявления возможности патентования, а с целью проверки не нарушения прав третьих лиц (так называемый Freedom-to-Operate поиск). Ведь Ваша компьютерная программа, игра может нарушать способы, системы, устройства, запатентованные как другими компаниями, так и патентными троллями, которые в США благополучно существуют и процветают.
