Дистриб'юторські договори - одні з найбільш поширених угод, що укладаються, з усього масиву договірних документів. Незважаючи на це, українське законодавство дистриб'юторські договори спеціально не регулює. По своїй правовій природі дистриб'юторський договір є угодою сторін про наступний перепродаж товарів виробника і є деяким симбіозом декількох видів договорів. Понад усе, звичайно ж, цей вид договору схожий з договором купівлі-продажу/постачання товарів, тому до нього можуть застосовуватися норми українського законодавства про договори купівлі-продажу або постачання, які регулюються гл. 54 ГК України і § 1 гл. 30 ХК України.
Оскільки дистриб'юторський договір - ця рамкова угода між постачальником і дистриб'ютором, в нім мають бути закріплені усі основні права і обов'язки сторін, а також деякі істотні обмовки, які згодом можуть вплинути на якість виконання договору.
У рамках цієї статті ми приведемо один з яскравих прикладів, як недбале відношення до складання договору може створити істотні проблеми його сторонам, і надамо свої рекомендації, як уникнути подібних ситуацій в майбутньому.
Історія питання
Кілька тижнів тому в нашу компанію звернувся клієнт з проблемою, здатною збити з пантелику навіть найдосвідченіших юристів у сфері інтелектуальної власності. Суть цієї проблеми полягала в тому, що дистриб'ютор великої виробничої компанії на території України не лише зареєстрував в Україні на своє ім'я ряд торгових марок, права на які належать виробникові, але і звинувачував роздрібні мережі України, працюючі з іншими постачальниками, та і власне самого виробника, в порушенні своїх прав на відповідні торгові марки.
Після проведення аналізу ряду судових рішень і ситуації, що конкретно склалася, ми дійшли висновку, що існує значна кількість питань, які слід в деталях продумати і передбачити, перш ніж вступити в правовідносини з дистриб'ютором у будь-якій країні, а саме:
- Яким чином оформити правовідносини з представником і чи слід їх оформляти взагалі?
- Які риски існують в обох випадках у зв'язку із захистом прав інтелектуальної власності?
- Яким чином ефективно врегулювати питання інтелектуальної власності на території держави дистриб'ютора?
- Як проконтролювати дотримання прав виробника на об'єкти права інтелектуальної власності на території держави дистриб'ютора?
- Як врегулювати питання інтелектуальної власності після закінчення терміну дії дистриб'юторського договору?
Перше питання, яке може виникнути при вступі в дистриб'юторські правовідносини, - чи є необхідним укладення дистриб'юторського, агентського, дилерського або іншого подібного договору, який свідчитиме про наявність відповідних правовідносин і регулюватиме їх? І чому з позиції захисту прав інтелектуальної власності це питання важливе?
Згідно із статтею 6 septies Паризької конвенції по охороні промислової власності власник торгової марки має право перешкодити реєстрації своїм агентом/представником цієї торгової марки в країні агента/представника. Метою цієї норми є захист власників торгових марок від їх недобросовісних партнерів і бажання узабезпечити їх від усіляких зловживань положенням. Для того, щоб надалі було можливим застосування статті 6 septies Паризької конвенції для захисту своїх прав, між власником торгової марки (виробником) і його дистриб'ютором має бути встановлений факт наявності дистриб'юторських правовідносин.
Виходячи з української практики, пов'язаної з представництвом в Україні інтересів власників торгових марок, - нерезидентів, дистриб'юторські правовідносини можуть бути:
- юридичними (між виробником і дистриб'ютором полягає дистриб'юторський, агентський або інший договір подібного характеру);
- фактичними (факт їх наявності у разі виникнення суперечки слід доводити в судовому порядку за допомогою різноманітних документів, які засвідчуватимуть право не лише продажі товару на конкретній території, але і надання супутніх (маркетингових, рекламних і інших) послуг, тобто дистриб'юторські правовідносини).
Звернемося до першого варіанту, юридичного. Відразу слід зазначити, що цей варіант є надійнішим, оскільки дистриб'юторський договір дозволяє врегулювати питання інтелектуальної власності і передбачити усі можливі ризики за допомогою внесення в договір не лише заборон, але і вказівки способів забезпечення виконання зобов'язань.
Як вже було сказано вище, в українському законодавстві відсутні норми, регулюючі дистриб'юторські стосунки, тому усі керуються більше своєю логікою і досвідом інших. Українська судова практика свідчить про те, що договір визнається дистриб'юторським виходячи з суті договору.
Судова практика: українська і зарубіжна
Так, стосовно торгових марок "ФІТОЛІЗИН", "PHYTOLYSIN" суди України обгрунтовано вказали, що: "ліцензійний договір і додаткова угода до ліцензійного договору є дистриб'юторськими договорами", і дійшли висновку, що "відповідач виступав посередником позивача, оскільки отримав від позивача не лише лікарський засіб "фітолізин", але і технічну документацію, необхідну для виконання умов договору згідно з продуктом, його упаковкою, контролем якості, застосуванням маркетингу". Також суди України визнають дистриб'юторськими договорами договори постачання продукції на територію держави дистриб'ютора в зв'язці з договорами просування товарів на ринку України, як це мало місце в судовому розгляді стосовно торгової марки "Dragflow".
У багатьох випадках, незважаючи на простоту встановлення дистриб'юторських стосунків між власником торгової марки і дистриб'ютором в судовому порядку, часто виявляється, що власником свідоцтва України на певну торгову марку є не дистриб'ютор, а його керівник, що зареєстрував на себе торгову марку, тобто на фізичне обличчя. Суди України в таких випадках виносять рішення про неможливість застосування статті 6 septies Паризької конвенції на тій основі, що дистриб'ютором є юридична особа, а не фізична особа - власник свідоцтва.
Такого роду недобросовісні дії були виконані відносно реєстрації в Україні торгових марок "FILTRON" і "АРТ-ВИЗАЖ".
Протилежна практика склалася в країнах ЄС. Так, у справі 174/2002 AZONIC/AZONIC (EN) судом було встановлено, що якщо фізична особа підписала агентський договір як посадовець компанії, а потім на своє ім'я зареєструвало торгову марку, то такі дії підпадатимуть під реєстрацію ТМ агентом або представником. В даному випадку це п. 3 ст. 8 Регуляцій про торгову марку Євросоюзу (Community Trademark Regulation).
У численних ситуаціях виробник і дистриб'ютор відмовляються від укладення договору через різні обставини. Слід врахувати, що цей варіант часто є ризикованішим і рішення суду залежатиме від того, якими доказами підтверджується факт наявності дистриб'юторських правовідносин.
|
Марія Ортинская |
Неоднозначна в цих питаннях і судова практика. Так, в спорі між STYX Naturcosmetic GmbH і ТОВ "НВП "ПАВА" рішення суду першої інстанції було не на користь позивача, але суд апеляційної інстанції, приймаючи в уваги контракти, ув'язнені сторонами про продаж косметичної продукції за замовленням, рекламній продукції, в якій відповідач означав себе як офіційного представника в Україні, матеріали листування сторін, журнали, що рекламують товари і послуги для салонів краси і інше, визнав наявність фактичних дистриб'юторських правовідносин. В той же час за рішенням № 20/379 суд дійшов висновку, що рахунки-фактури, на які посилається позивач, лист відповідача, банківські виписки, квитанції про проведення розрахунків між позивачем і відповідачем не можуть бути доказом наявності агентських правовідносин між сторонами.
Слід зазначити, що аналогічні норми, що забороняють реєструвати торгову марку на ім'я дистриб'ютора, передбачені в законодавстві багатьох країн. Так, згідно Community Trademark Regulation торгова марка на ім'я агента або представника без згоди власника ТМ:
- не може бути зареєстрована (ч. 3 ст. 8). В даному випадку власник ТМ може подати опозицію проти реєстрації такий ТМ агентом або дистриб'ютором;
- реєстрація такий ТМ може бути оспорена (ст. 11);
- на вимогу права на ТМ, зареєстровану агентом або представником, можуть бути передані власникові істинною ТМ (ст. 18).
Цікаво, що в Китаї, окрім заборони на реєстрацію ТМ дистриб'юторами, існує також заборона подачі подібних заявок патентними повіреними. Так, згідно ст. 19 Закону про ТМ Китаю (у редакції, що набула чинності 1 травня 2014 року) якщо агентство по реєстрації торгових марок знає або повинно знати про те, що подана заявка порушуватиме положення ст. 15 (про заборону реєстрації ТМ дистриб'ютором), воно не повинне здійснювати дії з представлення такий ТМ. Оскільки в Китаї досить часті недобросовісні реєстрації ТМ, то в нинішній редакції закону також була введена відповідальність патентних повірених і агентств по захисту прав ІС, а саме штраф від 10000 до 100000 китайських юанів агентству і від 5000 до 50000 китайських юанів патентному повіреному або іншій відповідальній фізичній особі.
Якщо бути до кінця відвертими, то зрозуміти бажання дистриб'ютора можна - він працює з роздрібними мережами, оптовими компаніями, рекламаціями. І, звичайно ж, йому хочеться побудувати довгостроковий бізнес і не залежати від компанії-виробника.
Проте пам'ятаєте, що, будуючи стосунки з партнерами, треба завжди думати про наслідки подібної співпраці і про те, що можуть виникнути спірні ситуації і що у такому разі ви зможете протиставити в якості аргументів в суді.
Наприклад, в класичному світовому прикладі суперечки між компанією-виробником (китайський виробник шин DCH) і дистриб'ютором (індійська компанія Trans Tyres) за права на ТМ DOUBLE COIN дистриб'ютор апелював до наступних аргументів:
- він вивів на ринок Індії дану ТМ;
- він самостійно завозить продукцію в Індію;
- споживач асоціює дану ТМ з дистриб'ютором, а не з китайським виробником;
- він самостійно несе витрати на рекламу даною ТМ.
Незважаючи на усі вказані аргументи, суд прийняв рішення на користь компанії-виробника і визнав недійсною реєстрацію ТМ на ім'я дистриб'ютора. Таких суперечок досить багато і в Україні, саме тому в стосунках з дистриб'ютором необхідно підходити зважено, продумувавши усі деталі.
Згода власника на реєстрацію ТМ дистриб'ютором: риски
Ще складнішою є ситуація, коли власник торгової марки не лише полягає у фактичних правовідносинах з дистриб'ютором, але і надає свою згоду на реєстрацію торгової марки в країні дистриб'ютора, а потім дізнається про недобросовісні дії дистриб'ютора, що зареєстрував на своє ім'я ще ряд торгових марок, або ж внаслідок погіршення взаємин виробник бажає заборонити використовувати, а іноді і визнати недійсними свідчення на дані торгові марки. Як же діяти у такому разі?
Звернемося для відповіді на це питання до практики подачі писем-согласий на реєстрацію ідентичних або схожих до міри змішення торгових марок з тими, які були подані раніше у відомство по торгових марках цієї країни, або ж з тими, права на які діють по міжнародній реєстрації.
Проблема писем-согласий настільки складна і неоднозначна, що Всесвітня організація по інтелектуальній власності (ВОИС) провела ціле дослідження з цього питання. Розглянувши практику 58 держав, ВОИС встановила, що 68 % відомств опитаних країн відповіли, що листа-згоди приймаються і здатні здолати попередню відмову в реєстрації торгової марки на підставі наявності "старшої" торгової марки, ідентичної або схожої до міри змішення з поданою на реєстрацію. У 60 % відомств опитаних країн листа-згоди вважаються дієвим методом при відповіді на опозиції з приводу наявності ідентичної або схожої торгової марки, і в половині країн, що взяли участь в дослідженні, за допомогою писем-согласий можна захистити торгову марку в судовому порядку. Практично в кожній країні, де можливість подачі писем-согласий передбачена або законодавчо, або таким шляхом слідує практика, існують певні вимоги до таких листів.
Так, в Російській Федерації видані Рекомендації по застосуванню положень Цивільного кодексу Російської Федерації, що стосуються згоди правовласника на реєстрацію схожого товарного знаку. Згідно з цими рекомендаціями лист-згода повинна містити не лише детальну інформацію про особу, реєструючу торгову марку, і особу, що погоджується на реєстрацію, але і повний опис знаку, перелік товарів і послуг, дату і підпис уповноваженої особи.
|
Ганна Ляшенко |
Правила прийняття писем-согласий у Великобританії вимагають подачі їх на фірмових бланках компанії, що надає згоду, в Сальвадорі і Гватемалі існує необхідність нотаріального посвідчення відповідних листів. У США угода об надання згоди повинна обов'язково містити доказу того, що цей знак не може ввести в оману споживача стосовно товару або виробника.
Різними є і стосунки відомств різних країн до таких письмам-согласиям, навіть в тих випадках, коли можливість їх представлення передбачена законодавчо. Так, в Російській Федерації документ, що підтверджує згоду, слід розглядати тільки як одно з обставин, яке необхідно брати до уваги при перевірці охраноспособности заявленого позначення, а в Південній Африці відомство не має повноважень відмовити в реєстрації, якщо подана лист-згода, оскільки вважається, що власник "старшої" торгової марки може краще розсудити, чи здатний знак ввести споживача в оману.
У Україні Правила складання і представлення заявки на видачу посвідчення на знак для товарів і послуг передбачають, що у випадку якщо в ході експертизи будуть виявлені схожі зареєстровані знаки або знаки, раніше заявлені на реєстрацію для усіх або частини однорідних товарів або послуг, то заявникові може бути запропоновано надати лист-згоду власника зареєстрованого або раніше заявленого на реєстрацію знаку стосовно знаку, по якому проводиться експертиза. Але експерти Державного підприємства "Український інститут промислової власності" обережно відносяться до цієї обмовки Правил і вважають за краще мати більше підстав для ухвалення рішення на користь реєстрації, чим тільки лист-згода. Наприклад, фактичні матеріали, що свідчать про використання ТМ.
Як же бути, коли існує необхідність відкликати лист-згоду? У більшості країн така можливість надана до моменту винесення відомством по торгових марках рішення про реєстрацію торгової марки. Вищезгадане дослідження ВОИС показує, що на питання чи "можливо відкликати лист-згода після реєстрації торгової марки на цій підставі"? 67,2 % відомств опитаних країн відповіли негативно і тільки 10,4 % підтвердили таку можливість. Українська судова практика не містить випадків визнання свідчень недійсними на підставі відгуку або визнання недійсними писем-согласий. Проте цікавий випадок з реєстрацією в Україні торгових марок на дочірнє підприємство компанії Nemiroff Holdings Limited. За обставинами цієї справи дочірнє підприємство зареєструвало на своє ім'я ряд торгових марок, рішення про реєстрацію яких були прийняті на основі писем-согласий. Але, виходячи з того, що знак Nemiroff був визнаний добре відомим в Україні, суд прийняв рішення про недійсність оспорюваних свідчень, оскільки ці знаки на підставі ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не є охороноздатними.
Видача листа-згоди : як захистити своє право?
Повертаючись до питання про дистриб'юторські правовідносини, слід зазначити, що надання писем-согласий на реєстрацію дистриб'ютором торгових марок виробника є величезним ризиком, але права власника торгової марки все ж можна захистити. Для цього необхідно або продемонструвати їх наявність на основі раніше зареєстрованої торгової марки на території держави дистриб'ютора, дію на цій території міжнародної реєстрації ідентичних або схожих торгових марок, визнання знаку добре відомим, або наполягати в судовому порядку на тому, що лист-згода не може бути абсолютною основою для ухвалення позитивного рішення.
Слід зазначити, що в Україні деякі дистриб'ютори, користуючись тією нормою Регламенту особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA, згідно якої необхідно зареєструвати ТМ для наступної реєстрації домена в зоні UA, просять компанію дати дозвіл на таку реєстрацію. В даному випадку не варто йти на поводі у дистриб'ютора та все ж реєструвати як торгову марку, так і домен на своє ім'я.
ВИСНОВОК:
Підводячи підсумки, хотілося б звернути увагу на наступні моменти:
1. Простіше прорахувати риски з тим, щоб надалі уникнути небажаних наслідків.
2. Пам'ятайте, що будь-які правовідносини не вічні, тому необхідно не лише робити висновок дистриб'юторські договори, але і детально прописувати в них питання інтелектуальної власності.
3. Якщо з яких-небудь причин ви вважаєте укладення дистриб'юторського договору за неможливе, то, виходячи з судової практики, що склалася, слід укласти додаткову угоду, яка врегулює питання інтелектуальної власності, наприклад, ліцензійне. Так ви зможете захистити свої права.
4. Якщо між вами і дистриб'ютором відсутні юридично оформлені договірні стосунки, то слід зберігати усі документи (листування, фотографії продукції і інші документи), які можуть послужити в якості доказу фактичних договірних правовідносин між вами і вашим дистриб'ютором.
5. По можливості уникайте надання писем-согласий, а якщо ви все ж зобов'язані їх надати, то прорахуйте, які існують риски у зв'язку з такою дією, і включите в договір пункти, які узабезпечать вас від несприятливих наслідків.
Марія Ортинская,
патентний повірений України
директор компанії IPStyle
Ганна Ляшенко
юрист компанії IPStyle
