Дистрибьюторские договоры - одни из наиболее распространенных и заключаемых соглашений из всего массива договорных документов. Несмотря на это, украинское законодательство дистрибьюторские договоры специально не регулирует. По своей правовой природе дистрибьюторский договор представляет собой соглашение сторон о последующей перепродаже товаров производителя и является некоторым симбиозом нескольких видов договоров. Более всего, конечно же, этот вид договора схож с договором купли-продажи/поставки товаров, поэтому к нему могут применяться нормы украинского законодательства о договорах купли-продажи или поставки, которые регулируются гл. 54 ГК Украины и § 1 гл. 30 ХК Украины.
Поскольку дистрибьюторский договор - это рамочное соглашение между поставщиком и дистрибьютором, в нем должны быть закреплены все основные права и обязанности сторон, а также некоторые существенные оговорки, которые впоследствии могут повлиять на качество выполнения договора.
В рамках данной статьи мы приведем один из ярких примеров, как халатное отношение к составлению договора может создать существенные проблемы его сторонам, и предоставим свои рекомендации, как избежать подобных ситуаций в будущем.
История вопроса
Несколько недель назад в нашу компанию обратился клиент с проблемой, способной поставить в тупик даже самых опытных юристов в сфере интеллектуальной собственности. Суть этой проблемы заключалась в том, что дистрибьютор крупной производственной компании на территории Украины не только зарегистрировал в Украине на свое имя ряд торговых марок, права на которые принадлежат производителю, но и обвинял розничные сети Украины, работающие с другими поставщиками, да и собственно самого производителя, в нарушении своих прав на соответствующие торговые марки.
После проведения анализа ряда судебных решений и конкретно сложившейся ситуации мы пришли к заключению, что существует значительное количество вопросов, которые следует в деталях продумать и предусмотреть, перед тем как вступить в правоотношения с дистрибьютором в любой стране, а именно:
- Каким образом оформить правоотношения с представителем и следует ли их оформлять вообще?
- Какие риски существуют в обоих случаях в связи с защитой прав интеллектуальной собственности?
- Каким образом эффективно урегулировать вопросы интеллектуальной собственности на территории государства дистрибьютора?
- Как проконтролировать соблюдение прав производителя на объекты права интеллектуальной собственности на территории государства дистрибьютора?
- Как урегулировать вопросы интеллектуальной собственности по истечении срока действия дистрибьюторского договора?
Первый вопрос, который может возникнуть при вступлении в дистрибьюторские правоотношения, - является ли необходимым заключение дистрибьюторского, агентского, дилерского либо другого подобного договора, который будет свидетельствовать о наличии соответствующих правоотношений и регулировать их? И почему с позиции защиты прав интеллектуальной собственности этот вопрос важен?
Согласно статье 6 septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности владелец торговой марки имеет право воспрепятствовать регистрации своим агентом/представителем этой торговой марки в стране агента/представителя. Целью данной нормы является защита владельцев торговых марок от их недобросовестных партнеров и желание обезопасить их от всяческих злоупотреблений положением. Для того чтобы в дальнейшем было возможным применение статьи 6 septies Парижской конвенции для защиты своих прав, между владельцем торговой марки (производителем) и его дистрибьютором должен быть установлен факт наличия дистрибьюторских правоотношений.
Исходя из украинской практики, связанной с представительством в Украине интересов владельцев торговых марок - нерезидентов, дистрибьюторские правоотношения могут быть:
- юридическими (между производителем и дистрибьютором заключается дистрибьюторский, агентский либо другой договор подобного характера);
- фактическими (факт их наличия в случае возникновения спора следует доказывать в судебном порядке с помощью разнообразных документов, которые будут удостоверять право не только продажи товара на конкретной территории, но и предоставление сопутствующих (маркетинговых, рекламных и прочих) услуг, то есть дистрибьюторские правоотношения).
Обратимся к первому варианту, юридическому. Сразу следует отметить, что данный вариант является более надежным, поскольку дистрибьюторский договор позволяет урегулировать вопросы интеллектуальной собственности и предусмотреть все возможные риски с помощью внесения в договор не только запретов, но и указания способов обеспечения исполнения обязательств.
Как уже было сказано выше, в украинском законодательстве отсутствуют нормы, регулирующие дистрибьюторские отношения, поэтому все руководствуются больше своей логикой и опытом других. Украинская судебная практика свидетельствует о том, что договор признается дистрибьюторским исходя из сути договора.
Судебная практика: украинская и зарубежная
Так, касательно торговых марок "ФІТОЛІЗИН", "PHYTOLYSIN" суды Украины обоснованно указали, что: "лицензионный договор и дополнительное соглашение к лицензионному договору являются дистрибьюторскими договорами", и пришли к выводу, что "ответчик выступал в качестве посредника истца, поскольку получил от истца не только лекарственное средство "Фитолизин", но и техническую документацию, необходимую для исполнения условий договора согласно продукту, его упаковке, контролю качества, применению маркетинга". Также суды Украины признают дистрибьюторскими договорами договоры поставки продукции на территорию государства дистрибьютора в связке с договорами продвижения товаров на рынке Украины, как это имело место в судебном разбирательстве касательно торговой марки "Dragflow".
Во многих случаях, несмотря на простоту установления дистрибьюторских отношений между владельцем торговой марки и дистрибьютором в судебном порядке, часто оказывается, что собственником свидетельства Украины на определенную торговую марку является не дистрибьютор, а его руководитель, зарегистрировавший на себя торговую марку, то есть на физическое лицо. Суды Украины в таких случаях выносят решения о невозможности применения статьи 6 septies Парижской конвенции на том основании, что дистрибьютором является юридическое лицо, а не физическое лицо - собственник свидетельства.
Такого рода недобросовестные действия были произведены в отношении регистрации в Украине торговых марок "FILTRON" и "АРТ-ВИЗАЖ".
Противоположная практика сложилась в странах ЕС. Так, по делу 174/2002 AZONIC/AZONIC (EN) судом было установлено, что если физическое лицо подписало агентский договор как должностное лицо компании, а потом на свое имя зарегистрировало торговую марку, то такие действия будут подпадать под регистрацию ТМ агентом или представителем. В данном случае это п. 3 ст. 8 Регуляций о торговой марке Евросоюза (Community Trademark Regulation).
В многочисленных ситуациях производитель и дистрибьютор отказываются от заключения договора в силу разных обстоятельств. Следует учесть, что данный вариант часто является более рискованным и решение суда будет зависеть от того, какими доказательствами подтверждается факт наличия дистрибьюторских правоотношений.
|
Мария Ортинская |
Неоднозначна в данных вопросах и судебная практика. Так, в споре между STYX Naturcosmetic GmbH и ООО "НВП "ПАВА" решение суда первой инстанции было не в пользу истца, но суд апелляционной инстанции, принимая во внимания контракты, заключенные сторонами о продаже косметической продукции по заказу, рекламной продукции, в которой ответчик обозначал себя как официального представителя в Украине, материалы переписки сторон, журналы, рекламирующие товары и услуги для салонов красоты и другое, признал наличие фактических дистрибьюторских правоотношений. В то же время по решению № 20/379 суд пришел к выводу, что счета-фактуры, на которые ссылается истец, письмо ответчика, банковские выписки, квитанции о проведении расчетов между истцом и ответчиком не могут быть доказательством наличия агентских правоотношений между сторонами.
Следует отметить, что аналогичные нормы, запрещающие регистрировать торговую марку на имя дистрибьютора, предусмотрены в законодательстве многих стран. Так, согласно Community Trademark Regulation торговая марка на имя агента или представителя без согласия владельца ТМ:
- не может быть зарегистрирована (ч. 3 ст. 8). В данном случае владелец ТМ может подать оппозицию против регистрации такой ТМ агентом или дистрибьютором;
- регистрация такой ТМ может быть оспорена (ст. 11);
- по требованию права на ТМ, зарегистрированную агентом или представителем, могут быть переданы владельцу истинной ТМ (ст. 18).
Интересно, что в Китае, кроме запрета на регистрацию ТМ дистрибьюторами, существует также запрет подачи подобных заявок патентными поверенными. Так, согласно ст. 19 Закона о ТМ Китая (в редакции, вступившей в силу 1 мая 2014 года) если агентство по регистрации торговых марок знает или должно знать о том, что поданная заявка будет нарушать положения ст. 15 (о запрете регистрации ТМ дистрибьютором), оно не должно совершать действия по представлению такой ТМ. Поскольку в Китае довольно часты недобросовестные регистрации ТМ, то в нынешней редакции закона также была введена ответственность патентных поверенных и агентств по защите прав ИС, а именно штраф от 10000 до 100000 китайских юаней агентству и от 5000 до 50000 китайских юаней патентному поверенному или другому ответственному физическому лицу.
Если быть до конца откровенными, то понять желание дистрибьютора можно - он работает с розничными сетями, оптовыми компаниями, рекламациями. И, конечно же, ему хочется построить долгосрочный бизнес и не зависеть от компании-производителя.
Однако помните, что, строя отношения с партнерами, нужно всегда думать о последствиях подобного сотрудничества и о том, что могут возникнуть спорные ситуации и что в таком случае вы сможете противопоставить в качестве аргументов в суде.
Например, в классическом мировом примере спора между компанией-производителем (китайский производитель шин DCH) и дистрибьютором (индийская компания Trans Tyres) за права на ТМ DOUBLE COIN дистрибьютор апеллировал к следующим аргументам:
- он вывел на рынок Индии данную ТМ;
- он самостоятельно завозит продукцию в Индию;
- потребитель ассоциирует данную ТМ с дистрибьютором, а не с китайским производителем;
- он самостоятельно несет затраты на рекламу данной ТМ.
Несмотря на все указанные аргументы, суд принял решение в пользу компании-производителя и признал недействительной регистрацию ТМ на имя дистрибьютора. Таких споров достаточно много и в Украине, именно поэтому в отношениях с дистрибьютором необходимо подходить взвешенно, продумывая все детали.
Согласие владельца на регистрацию ТМ дистрибьютором: риски
Еще более сложной является ситуация, когда владелец торговой марки не только состоит в фактических правоотношениях с дистрибьютором, но и предоставляет свое согласие на регистрацию торговой марки в стране дистрибьютора, а потом узнает о недобросовестных действиях дистрибьютора, зарегистрировавшего на свое имя еще ряд торговых марок, либо же вследствие ухудшения взаимоотношений производитель желает запретить использовать, а иногда и признать недействительными свидетельства на данные торговые марки. Как же действовать в таком случае?
Обратимся для ответа на данный вопрос к практике подачи писем-согласий на регистрацию идентичных либо схожих до степени смешения торговых марок с теми, которые были поданы раньше в ведомство по торговым маркам этой страны, или же с теми, права на которые действуют по международной регистрации.
Проблема писем-согласий настолько сложная и неоднозначная, что Всемирная организация по интеллектуальной собственности (ВОИС) провела целое исследование по этому вопросу. Рассмотрев практику 58 государств, ВОИС установила, что 68 % ведомств опрошенных стран ответили, что письма-согласия принимаются и способны преодолеть предварительный отказ в регистрации торговой марки на основании наличия "старшей" торговой марки, идентичной либо сходной до степени смешения с поданной на регистрацию. В 60 % ведомств опрошенных стран письма-согласия считаются действенным методом при ответе на оппозиции по поводу наличия идентичной либо схожей торговой марки, и в половине стран, принявших участие в исследовании, с помощью писем-согласий можно защитить торговую марку в судебном порядке. Практически в каждой стране, где возможность подачи писем-согласий предусмотрена либо законодательно, либо таким путем следует практика, существуют определенные требования к таким письмам.
Так, в Российской Федерации изданы Рекомендации по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака. Согласно данным рекомендациям письмо-согласие должно содержать не только детальную информацию о лице, регистрирующем торговую марку, и лице, соглашающемся на регистрацию, но и полное описание знака, перечень товаров и услуг, дату и подпись уполномоченного лица.
|
Анна Ляшенко |
Правила принятия писем-согласий в Великобритании требуют подачи их на фирменных бланках компании, предоставляющей согласие, в Сальвадоре и Гватемале существует необходимость нотариального удостоверения соответствующих писем. В США соглашение о предоставление согласия должно обязательно содержать доказательства того, что этот знак не может ввести в заблуждение потребителя касательно товара либо производителя.
Различными являются и отношения ведомств различных стран к таким письмам-согласиям, даже в тех случаях, когда возможность их представления предусмотрена законодательно. Так, в Российской Федерации документ, подтверждающий согласие, следует рассматривать только как одно из обстоятельств, которое необходимо принимать во внимание при проверке охраноспособности заявленного обозначения, а в Южной Африке ведомство не имеет полномочий отказать в регистрации, если подано письмо-согласие, так как считается, что собственник "старшей" торговой марки может лучше рассудить, способен ли знак ввести потребителя в заблуждение.
В Украине Правила составления и представления заявки на выдачу свидетельства на знак для товаров и услуг предусматривают, что в случае если в ходе экспертизы будут обнаружены сходные зарегистрированные знаки или знаки, ранее заявленные на регистрацию для всех или части однородных товаров или услуг, то заявителю может быть предложено предоставить письмо-согласие владельца зарегистрированного либо ранее заявленного на регистрацию знака касательно знака, по которому проводится экспертиза. Но эксперты Государственного предприятия "Украинский институт промышленной собственности" осторожно относятся к этой оговорке Правил и предпочитают иметь больше оснований для принятия решения в пользу регистрации, чем только письмо-согласие. Например, фактические материалы, свидетельствующие об использовании ТМ.
Как же быть, когда существует необходимость отозвать письмо-согласие? В большинстве стран такая возможность предоставлена до момента вынесения ведомством по торговым маркам решения о регистрации торговой марки. Вышеуказанное исследование ВОИС показывает, что на вопрос "возможно ли отозвать письмо-согласие после регистрации торговой марки на этом основании?" 67,2 % ведомств опрошенных стран ответили негативно и только 10,4 % подтвердили такую возможность. Украинская судебная практика не содержит случаев признания свидетельств недействительными на основании отзыва либо признания недействительными писем-согласий. Однако интересен случай с регистрацией в Украине торговых марок на дочернее предприятие компании Nemiroff Holdings Limited. По обстоятельствам этого дела дочернее предприятие зарегистрировало на свое имя ряд торговых марок, решения о регистрации которых были приняты на основе писем-согласий. Но, исходя из того, что знак Nemiroff был признан хорошо известным в Украине, суд принял решение о недействительности оспариваемых свидетельств, так как данные знаки на основании ч. 3 ст. 6 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" не являются охраноспособными.
Выдача письма-согласия: как защитить свое право?
Возвращаясь к вопросу о дистрибьюторских правоотношениях, следует отметить, что предоставление писем-согласий на регистрацию дистрибьютором торговых марок производителя является огромным риском, но права владельца торговой марки все же можно защитить. Для этого необходимо либо продемонстрировать их наличие на основе ранее зарегистрированной торговой марки на территории государства дистрибьютора, действие на данной территории международной регистрации идентичных или сходных торговых марок, признание знака хорошо известным, либо настаивать в судебном порядке на том, что письмо-согласие не может быть абсолютным основанием для принятия позитивного решения.
Следует отметить, что в Украине некоторые дистрибьюторы, пользуясь той нормой Регламента особенностей регистрации приватных доменных имен второго уровня в домене .UA, согласно которой необходимо зарегистрировать ТМ для последующей регистрации домена в зоне UA, просят компанию дать разрешение на такую регистрацию. В данном случае не стоит идти на поводу у дистрибьютора и все же регистрировать как торговую марку, так и домен на свое имя.
ВЫВОД:
Подводя итоги, хотелось бы обратить внимание на следующие моменты:
1. Проще просчитать риски с тем, чтобы в дальнейшем избежать нежелательных последствий.
2. Помните, что любые правоотношения не вечны, поэтому необходимо не только заключать дистрибьюторские договоры, но и детально прописывать в них вопросы интеллектуальной собственности.
3. Если по каким-либо причинам вы считаете заключение дистрибьюторского договора невозможным, то, исходя из сложившейся судебной практики, следует заключить дополнительное соглашение, которое урегулирует вопросы интеллектуальной собственности, например, лицензионное. Так вы сможете защитить свои права.
4. Если между вами и дистрибьютором отсутствуют юридически оформленные договорные отношения, то следует сохранять все документы (переписку, фотографии продукции и другие документы), которые могут послужить в качестве доказательства фактических договорных правоотношений между вами и вашим дистрибьютором.
5. По возможности избегайте предоставления писем-согласий, а если вы все же обязаны их предоставить, то просчитайте, какие существуют риски в связи с таким действием, и включите в договор пункты, которые обезопасят вас от неблагоприятных последствий.
Мария Ортинская,
патентный поверенный Украины,
директор компании IPStyle
Анна Ляшенко
юрист компании IPStyle
