Інтереси розвитку будь-якого підприємства, як правило, спрямовані на заняття лідируючих позицій на ринку товарів і послуг. Кожен намагається виділити себе серед інших учасників господарського обороту, створити належну ділову репутацію і завоювати лояльність споживачів. Для реалізації цих планів передусім потрібна ідентифікація підприємства, а також його товарів і послуг. У такому разі на допомогу приходять засоби індивідуалізації товарів і учасників господарського обороту як складові однієї з груп об'єктів інтелектуальної власності. Зокрема, такими засобами є знаки для товарів і послуг (торгові марки) і комерційні (фірмові) найменування.
В той же час із-за недосконалості правового регулювання саме використання фірмових найменувань і торгових марок іноді викликає чи не найбільшу плутанину у споживачів.
Питання співвідношення, регулювання і використання цих двох об'єктів вже неодноразово освітлювалися з різних точок зору в численних статтях і доповідях фахівців в області інтелектуального права. Виникає також значна кількість судових суперечок між особами - власниками прав на торгові марки і фірмові найменування. Проте судова практика досі залишається неоднозначною. У чому ж полягають основні проблеми використання цих двох об'єктів інтелектуальної діяльності на практиці?
Чинним законодавством не закріплено визначення комерційного (фірмового) найменування. В цілому комерційне (фірмове) найменування можна охарактеризувати на підставі статті 489 Цивільного кодексу як найменування, використовуване суб'єктом підприємницької діяльності і що дозволяє відрізнити одного суб'єкта від інших, при цьому не вводячи в оману споживачів відносно його діяльності.
Цивільним кодексом ототожнюються поняття комерційного і фірмового найменування. Також не розділяє їх і існуюча судова практика. Право на комерційне (фірмове) найменування виникає з моменту його першого використання і охороняється без обов'язкової подачі заявки на нього або реєстрації, а також незалежно від того, чи являється воно частиною торгової марки. Законодавством також передбачається, що комерційні найменування можуть вноситися в реєстри, порядок ведення яких встановлюється законом. Проте закон, що встановлює порядок ведення реєстру, на сьогодні не прийнятий.
Основні проблеми, що виникають при "зіткненні" фірмового найменування одного суб'єкта і торгової марки іншого, можна розглянути на прикладі змодельованої судової суперечки, аналогічні якому досить часто зустрічаються на практиці.
Судова суперечка
Допустимо, існує підприємство, працююче під своїм фірмовим найменуванням досить тривалий час. На ім'я іншої фізичної особи, що не має відношення до вказаного підприємства, реєструється знак для товарів і послуг, схожий з фірмовим найменуванням підприємства настільки, що їх можна сплутати. До того ж фізична особа отримує право на такий знак пізніше за реєстрацію підприємства.
Така ситуація призводить до того, що підприємство вимушене вжити певні заходи з метою припинення неправомірного використання його імені. Як один з варіантів, він звертається до суду з позовом про визнання знаку для товарів і послуг недійсним на підставі ст. 6 ЗУ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Згідно з цією статтею не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, тотожні або схожі до міри змішення з фірмовими найменуваннями, що відомими в Україні і належать іншим особам, що отримали право на них до дати подачі до Установи заявки відносно таких же або споріднених з ними товарів і послуг.
Взагалі виникнення подібних ситуацій обумовлене передусім відсутністю в Україні реєстру фірмових найменувань. Тому при проведенні експертизи заявки на певний знак для товарів і послуг в процесі його реєстрації експерт не може протиставити заявленому позначенню найменування українських фірм. Зазвичай експерти використовують мережу Інтернет для знаходження і протиставлення схожих із заявленим позначенням фірмових найменувань. Проте за достовірність інформації, викладеної в мережі, ніхто відповідальності не несе, і результати такого пошуку залежать тільки від наполегливості самого експерта.
По судовій практиці, що склалася, для належного обгрунтування позовних вимог в таких випадках необхідно довести наступні обставини:
по-перше, схожість торгової марки і фірмового найменування настільки, що їх можна сплутати;
по-друге, що фірмове найменування здобуло популярність в Україні;
по-третє, що підприємство придбало право на фірмове найменування до дати подачі іншою стороною до Установи заявки на знак;
по-четверте, торгова марка і фірмове найменування використовуються відносно однакових або споріднених товарів і послуг.
Встановлення схожості об'єктів
Зі встановленням схожості або тотожності позначень проблем в основному не виникає. Належним чином це можна підтвердити шляхом проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.
Згідно пп. 3.3 п. 3 постанови Пленуму ВХСУ від 23.03.2012 р. № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах в спорах, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" з урахуванням обставин справи і суті суперечки господарські суди за допомогою експертного дослідження повинні з'ясовувати фактичні дані про наявність або відсутність підстав для відмови в наданні торговій марці правової охорони. З метою такого з'ясування слід вирішувати, зокрема, питання про те, що торгова марка :
- є оманливою або такою, яка може ввести в оману відносно товару, послуги або особи, що робить товар або надає послуги;
- є тотожною або схожою настільки, що її можна сплутати з відомим в Україні комерційним (фірмовим) найменуванням іншої особи.
Проблеми популярності фірмового найменування
Що стосується другої обставини, то тут виникають труднощі. Річ у тому, що популярність фірмового найменування - поняття правове і питання про популярність найменування не може бути поставлене для дослідження судовою експертизою, а повинен вирішуватися самим судом (п. 1.3 Рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29 березня 2005 р. № 04-5/76 [86]). Визначення популярності ускладнюється ще і тим, що чинне законодавство не містить положень відносно визначення і порядку визнання фірмового найменування відомим. Крім того, в даному випадку необхідно довести наявність "популярності" до дати подачі заявки на знак для товарів і послуг. А у випадку якщо період часу між реєстрацією підприємства і подачею заявки на знак для товарів і послуг відносно не великий, то це може бути досить важко.
Посилаючись на судову практику, зокрема на постанову ВХСУ від 04.03.2008 року у справі № 12/205-21/55, "для з'ясування наявності або відсутності таких обставин, як популярність в Україні комерційного (фірмового) найменування позивача до дати подачі заявки на спірне свідоцтво, необхідно виходити з того, що абз. 4 п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не передбачає, що з метою його застосування фірмове найменування повинне мати певну міру популярності в Україні, на відміну від статті 25 того ж Закону, для застосування якої повинно бути встановлено, що знак є добре відомим в Україні. За таких умов суд повинен враховувати будь-яку інформацію, що вказує на будь-яку популярність фірмового найменування позивача в Україні".
Таким чином, позиція Вищого господарського суду зводиться до того, що для визначення популярності фірмового найменування не можна застосовувати аналогічні критерії, вживані при визнанні торгової марки добре відомою.
На користь популярності фірмового найменування можуть свідчити, приміром, доказу того, що впродовж свого існування до моменту подачі заявки на знак для товарів і послуг підприємство вже фактично здійснювало свою господарську діяльність, відкрито вступаючи у господарські відносини з іншими суб'єктами, наприклад, з приводу сертифікації, рекламування, реалізації продукції. Можна стверджувати, що цими діями підприємство вже ідентифікувало себе на відповідному ринку України. Такі дії повинні підтверджуватися відповідними договорами і первинними документами до них.
Іноді в практиці зустрічається і така обставина на користь популярності фірмового найменування, як факт, що відомості про підприємство з моменту його реєстрації містяться в Єдиному державному реєстрі. А Єдиний реєстр, як відомо, є загальнодоступним, і дані з нього можуть бути отримані будь-якою особою. Така позиція була відображена, наприклад, в судовому рішенні Соломенского районного суду міста Києва від 19.11.2010 № 2-959/10 за позовом ТОВ "Стикс-Україна".
Частенько представники Державної служби інтелектуальної власності, що беруть участь в розгляді подібного роду справ, посилаються на недостатню доказову базу відносно популярності найменування. На думку Державної служби, для доказу "популярності в Україні" необхідно надавати інформацію про проведення всеукраїнських рекламних кампаній, соціологічні опитування і т. п. Очевидно, що така позиція Державної служби грунтується на аналогії з умовами визнання торгової марки добре відомою.
На щастя, частіше судова практика відображає позицію, викладену у вказаній постанові ВХСУ від 04.03.2008 р. Трапляється, правда, суд все-таки враховує критерії для визнання знаку добре відомим для визначення популярності фірмового найменування. Так, в справі за позовом ТОВ "Чистотехника" Соломенский суд відмовив в задоволенні позову, вказавши, що 2 року діяльності підприємства не вистачає для придбання популярності фірмовим найменуванням. Крім того, суд порахував, що позивач повинен був надати відомості про об'єм споживачів, обізнаність їх про позивача, об'єм ринку, охопленого продукцією позивача, географічні райони його діяльності, результати опитування відносно популярності позивача, об'ємах продажів товарів і послуг. Таке рішення Соломенского суду у вказаній справі було підтверджене судами апеляційної і касаційної інстанцій.
Питання придбання права на фірмове найменування
Наступним "каменем спотикання" є доказ отримання права на фірмове найменування до дати подачі заявки на знак. Тобто, враховуючи вимоги законодавства, необхідно встановити момент першого використання і надати докази подальшого фактичного використання фірмового найменування.
Господарський кодекс зв'язує можливість отримання фірмовим найменуванням правової охорони з використанням останнього в господарському обороті, при цьому не конкретизуючи, що саме входить в поняття такого використання. Також не розкриває зміст "використання" фірмового найменування і Цивільний кодекс.
Враховуючи відсутність законодавчих уточнень, що ж саме мається на увазі під "використанням" і "моментом першого використання" фірмового найменування? Існуюча судова практика має різні точки зору із цього приводу. У деяких, досить рідкісних, випадках суди за момент першого використання приймають державну реєстрацію суб'єкта господарювання. Проте найчастіше моментом першого використання вважається дата, коли уперше підприємство використовувало своє фірмове найменування в договірних стосунках з іншими суб'єктами відносно безпосереднього введення своїх товарів або послуг в господарський оборот. Така позиція викладена, приміром, в рішенні Соломенского районного суду м. Києва від 27.09.2010 р. у справі № 2-218/10 за позовом ВАТ "Самарський підшипниковий завод" про визнання недійсним знаку "SPZ-group".
Проте з такою позицією можна і не погодитися, оскільки до укладення господарських договорів по реалізації продукції підприємство під своїм фірмовим найменуванням може вступати і в інші стосунки, певним чином заявляти про себе. Такими стосунками можуть бути, наприклад, відношення з приводу сертифікації, маркіровки, реклами товарів або послуг, оскільки тут підприємство також виступає безпосередньо під своїм найменуванням.
Порівняння товарів і послуг
Останньою істотною обставиною є встановлення факту використання протиставлених фірмового найменування і торгової марки для однакових або споріднених товарів і послуг. При реєстрації знаків для товарів і послуг застосовується Міжнародна класифікація товарів і послуг (МКТУ). Відповідний клас МКТП для кожного знаку заноситься в державний реєстр свідчень на знаки для товарів і послуг і вказується у свідоцтві про державну реєстрацію знаку.
Що стосується фірмового найменування, тут враховуються види діяльності, що реально проводяться підприємством, а також види діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) і статуту. Класи КВЕД підприємства вносяться в Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України і відображаються в реєстраційних документах підприємства.
Спорідненість товарів і послуг, для яких зареєстрований знак, і діяльності підприємства встановлюється у рамках проведення судової експертизи при відповіді на питання про тотожність або схожість знаку і комерційного (фірмового) найменування.
І на закінчення…
Таким чином, при захисті права особи на фірмове найменування виникає багато спірних питань, що підлягають доказу, оскільки у кожному окремому випадку таке право вимагає різних механізмів підтвердження. Це при тому, що для торгової марки потрібна лише наявність єдиного головного охоронного документу - свідчення. Як видно, судова практика також є неоднозначною і навіть іноді суперечливою у більшій частині питань.
Що ж робити підприємствам для захисту свого фірмового найменування? Як один з можливих варіантів - не покладатися на волю випадку і сумлінність інших учасників ринку і зареєструвати своє фірмове найменування як торгову марку з моменту створення підприємства. Звичайно, це вимагає додаткових витрат. Але реальність така, що витрати на реєстрацію торгової марки, безумовно, будуть набагато менше, ніж витрати засобів, а головне, часу і нервів, на участь в судових спорах з метою відстояти свої законні права. У будь-якому випадку вирішувати самим власникам фірмових найменувань.
Аліса Бойкоюрист патентно-юридичного агентства "Синергія"
