Интересы развития любого предприятия, как правило, направлены на занятие лидирующих позиций на рынке товаров и услуг. Каждый пытается выделить себя среди других участников хозяйственного оборота, создать надлежащую деловую репутацию и завоевать лояльность потребителей. Для реализации этих планов прежде всего необходима идентификация предприятия, а также его товаров и услуг. В таком случае на помощь приходят средства индивидуализации товаров и участников хозяйственного оборота как составляющие одной из групп объектов интеллектуальной собственности. В частности, такими средствами являются знаки для товаров и услуг (торговые марки) и коммерческие (фирменные) наименования.
В то же время из-за несовершенства правового регулирования именно использование фирменных наименований и торговых марок иногда вызывает едва ли не самую большую путаницу у потребителей.
Вопросы соотношения, регулирования и использования этих двух объектов уже неоднократно освещались с разных точек зрения в многочисленных статьях и докладах специалистов в области интеллектуального права. Возникает также значительное количество судебных споров между лицами - владельцами прав на торговые марки и фирменные наименования. Однако судебная практика до сих пор остается неоднозначной. В чем же заключаются основные проблемы использования этих двух объектов интеллектуальной деятельности на практике?
Действующим законодательством не закреплено определение коммерческого (фирменного) наименования. В целом коммерческое (фирменное) наименование можно охарактеризовать на основании статьи 489 Гражданского кодекса как наименование, используемое субъектом предпринимательской деятельности и позволяющее отличить одного субъекта от других, при этом не вводя в заблуждение потребителей относительно его деятельности.
Гражданским кодексом отождествляются понятия коммерческого и фирменного наименования. Также не разделяет их и существующая судебная практика. Право на коммерческое (фирменное) наименование возникает с момента его первого использования и охраняется без обязательной подачи заявки на него или регистрации, а также независимо от того, является ли оно частью торговой марки. Законодательством также предусматривается, что коммерческие наименования могут вноситься в реестры, порядок ведения которых устанавливается законом. Однако закон, устанавливающий порядок ведения реестра, на сегодняшний день не принят.
Основные проблемы, возникающие при «столкновении» фирменного наименования одного субъекта и торговой марки другого, можно рассмотреть на примере смоделированного судебного спора, аналогичные которому довольно часто встречаются на практике.
Судебный спор
Допустим, существует предприятие, работающее под своим фирменным наименованием достаточно продолжительное время. На имя другого физического лица, не имеющего отношения к указанному предприятию, регистрируется знак для товаров и услуг, схожий с фирменным наименованием предприятия настолько, что их можно спутать. К тому же физическое лицо получает право на такой знак позже регистрации предприятия.
Такая ситуация приводит к тому, что предприятие вынуждено принять определенные меры с целью прекращения неправомерного использования его имени. Как один из вариантов, он обращается в суд с иском о признании знака для товаров и услуг недействительным на основании ст. 6 ЗУ «Об охране прав на знаки для товаров и услуг». Согласно данной статье не могут быть зарегистрированы как знаки обозначения, тождественные или похожие до степени смешения с фирменными наименованиями, известными в Украине и принадлежащими другим лицам, получившим право на них до даты подачи в Учреждение заявки в отношении таких же или родственных с ними товаров и услуг.
Вообще возникновение подобных ситуаций обусловлено прежде всего отсутствием в Украине реестра фирменных наименований. Поэтому при проведении экспертизы заявки на определенный знак для товаров и услуг в процессе его регистрации эксперт не может противопоставить заявленному обозначению наименования украинских фирм. Обычно эксперты используют сеть Интернет для нахождения и противопоставления сходных с заявленным обозначением фирменных наименований. Однако за достоверность информации, выложенной в сети, никто ответственности не несет, и результаты такого поиска зависят только от настойчивости самого эксперта.
По сложившейся судебной практике для надлежащего обоснования исковых требований в таких случаях необходимо доказать следующие обстоятельства:
во-первых, сходство торговой марки и фирменного наименования настолько, что их можно спутать;
во-вторых, что фирменное наименование получило известность в Украине;
в-третьих, что предприятие приобрело право на фирменное наименование до даты подачи другой стороной в Учреждение заявки на знак;
в-четвертых, торговая марка и фирменное наименование используются относительно одинаковых или родственных товаров и услуг.
Установление сходства объектов
С установлением сходства или тождественности обозначений проблем в основном не возникает. Надлежащим образом это можно подтвердить путем проведения судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности.
Согласно пп. 3.3 п. 3 постановления Пленума ВХСУ от 23.03.2012 р. № 5 "О некоторых вопросах практики назначения судебных экспертиз по делам в спорах, связанных с защитой права интеллектуальной собственности" с учетом обстоятельств дела и сути спора хозяйственные суды с помощью экспертного исследования должны выяснять фактические данные о наличии или отсутствии оснований для отказа в предоставлении торговой марке правовой охраны. С целью такого выяснения следует решать, в частности, вопрос о том, что торговая марка:
- является обманчивой или такой, которая может ввести в заблуждение относительно товара, услуги или лица, производящего товар или предоставляющего услуги;
- является тождественной или сходной настолько, что ее можно спутать с известным в Украине коммерческим (фирменным) наименованием другого лица.
Проблемы известности фирменного наименования
Что касается второго обстоятельства, то здесь возникают трудности. Дело в том, что известность фирменного наименования - понятие правовое и вопрос об известности наименования не может быть поставлен для исследования судебной экспертизой, а должен решаться самим судом (п. 1.3 Рекомендаций президиума Высшего хозяйственного суда Украины от 29 марта 2005 г. № 04-5/76 [86]). Определение известности осложняется еще и тем, что действующее законодательство не содержит положений относительно определения и порядка признания фирменного наименования известным. Кроме того, в данном случае необходимо доказать наличие «известности» до даты подачи заявки на знак для товаров и услуг. А в случае если период времени между регистрацией предприятия и подачей заявки на знак для товаров и услуг относительно не велик, то это может быть довольно трудно.
Ссылаясь на судебную практику, в частности на постановление ВХСУ от 04.03.2008 года по делу № 12/205-21/55, «для выяснения наличия или отсутствия таких обстоятельств, как известность в Украине коммерческого (фирменного) наименования истца до даты подачи заявки на спорное свидетельство, необходимо исходить из того, что абз. 4 п. 3 ст. 6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» не предусматривает, что с целью его применения фирменное наименование должно иметь определенную степень известности в Украине, в отличие от статьи 25 того же Закона, для применения которой должно быть установлено, что знак является хорошо известным в Украине. При таких условиях суд должен учитывать любую информацию, указывающую на любую известность фирменного наименования истца в Украине».
Таким образом, позиция Высшего хозяйственного суда сводится к тому, что для определения известности фирменного наименования нельзя применять аналогичные критерии, применяемые при признании торговой марки хорошо известной.
В пользу известности фирменного наименования могут свидетельствовать, к примеру, доказательства того, что в течение своего существования до момента подачи заявки на знак для товаров и услуг предприятие уже фактически осуществляло свою хозяйственную деятельность, открыто вступая в хозяйственные отношения с другими субъектами, например, по поводу сертификации, рекламирования, реализации продукции. Можно утверждать, что данными действиями предприятие уже идентифицировало себя на соответствующем рынке Украины. Такие действия должны подтверждаться соответствующими договорами и первичными документами к ним.
Иногда в практике встречается и такое обстоятельство в пользу известности фирменного наименования, как факт, что сведения о предприятии с момента его регистрации содержатся в Едином государственном реестре. А Единый реестр, как известно, является общедоступными, и данные из него могут быть получены любым лицом. Такая позиция была отображена, например, в судебном решении Соломенского районного суда города Киева от 19.11.2010 № 2-959/10 по иску ООО «Стикс-Украина».
Зачастую представители Государственной службы интеллектуальной собственности, участвующие в рассмотрении подобного рода дел, ссылаются на недостаточную доказательную базу относительно известности наименования. По мнению Государственной службы, для доказательства «известности в Украине» необходимо предоставлять информацию о проведении всеукраинских рекламных кампаний, социологические опросы и т. п. Очевидно, что такая позиция Государственной службы основывается на аналогии с условиями признания торговой марки хорошо известной.
К счастью, чаще судебная практика отображает позицию, изложенную в указанном постановлении ВХСУ от 04.03.2008 г. Случается, правда, суд все-таки учитывает критерии для признания знака хорошо известным для определения известности фирменного наименования. Так, в деле по иску ООО «Чистотехника» Соломенский суд отказал в удовлетворении иска, указав, что 2 года деятельности предприятия не достаточно для приобретения известности фирменным наименованием. Кроме того, суд посчитал, что истец должен был предоставить сведения об объеме потребителей, осведомленности их об истце, объеме рынка, охваченного продукцией истца, географических районах его деятельности, результаты опроса относительно известности истца, объемах продаж товаров и услуг. Такое решение Соломенского суда по указанному делу было подтверждено судами апелляционной и кассационной инстанций.
Вопрос приобретения права на фирменное наименование
Следующим «камнем преткновения» является доказательство получения права на фирменное наименование до даты подачи заявки на знак. То есть, учитывая требования законодательства, необходимо установить момент первого использования и предоставить доказательства дальнейшего фактического использования фирменного наименования.
Хозяйственный кодекс связывает возможность получения фирменным наименованием правовой охраны с использованием последнего в хозяйственном обороте, при этом не конкретизируя, что именно входит в понятие такого использования. Также не раскрывает содержание «использования» фирменного наименования и Гражданский кодекс.
Учитывая отсутствие законодательных уточнений, что же именно подразумевается под «использованием» и «моментом первого использования» фирменного наименования? Существующая судебная практика имеет разные точки зрения по этому поводу. В некоторых, довольно редких, случаях суды за момент первого использования принимают государственную регистрацию субъекта хозяйствования. Однако чаще всего моментом первого использования считается дата, когда впервые предприятие использовало свое фирменное наименование в договорных отношениях с другими субъектами относительно непосредственного ввода своих товаров или услуг в хозяйственный оборот. Такая позиция изложена, к примеру, в решении Соломенского районного суда г. Киева от 27.09.2010 г. по делу № 2-218/10 по иску ОАО «Самарский подшипниковый завод» о признании недействительным знака «SPZ-group».
Однако с такой позицией можно и не согласиться, поскольку до заключения хозяйственных договоров по реализации продукции предприятие под своим фирменным наименованием может вступать и в другие отношения, определенным образом заявлять о себе. Такими отношениями могут быть, например, отношения по поводу сертификации, маркировки, рекламы товаров или услуг, поскольку здесь предприятие также выступает непосредственно под своим наименованием.
Сравнение товаров и услуг
Последним существенным обстоятельством является установление факта использования противопоставленных фирменного наименования и торговой марки для одинаковых или родственных товаров и услуг. При регистрации знаков для товаров и услуг применяется Международная классификация товаров и услуг (МКТУ). Соответствующий класс МКТП для каждого знака заносится в государственный реестр свидетельств на знаки для товаров и услуг и указывается в свидетельстве о государственной регистрации знака.
Что касается фирменного наименования, здесь учитываются реально проводимые предприятием виды деятельности, а также виды деятельности в соответствии с Классификацией видов экономической деятельности (КВЭД) и уставом. Классы КВЭД предприятия вносятся в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины и отображаются в регистрационных документах предприятия.
Родственность товаров и услуг, для которых зарегистрирован знак, и деятельности предприятия устанавливается в рамках проведения судебной экспертизы при ответе на вопрос о тождественности или схожести знака и коммерческого (фирменного) наименования.
И в заключение…
Таким образом, при защите права лица на фирменное наименование возникает много спорных вопросов, подлежащих доказательству, поскольку в каждом отдельном случае такое право требует различных механизмов подтверждения. Это при том, что для торговой марки необходимо лишь наличие единого главного охранного документа - свидетельства. Как видно, судебная практика также является неоднозначной и даже иногда противоречивой в большей части вопросов.
Что же делать предприятиям для защиты своего фирменного наименования? Как один из возможных вариантов - не полагаться на волю случая и добросовестность остальных участников рынка и зарегистрировать свое фирменное наименование как торговую марку с момента создания предприятия. Конечно, это требует дополнительных затрат. Но реальность такова, что затраты на регистрацию торговой марки, безусловно, будут намного меньше, чем затраты средств, а главное, времени и нервов, на участие в судебных спорах с целью отстоять свои законные права. В любом случае решать самим владельцам фирменных наименований.
Алиса Бойко, юрист патентно-юридического агентства «Синергия»
