- У мене до вас пропозиція.
- Раціоналізаторське?
- Так, десь.
(з фільму "Службовий роман")
Фармацевтичні, автомобільні, машинобудівні, телекомунікаційні, а також багато інших компаній використовують у своїй діяльності технічні рішення, інноваційні технології, створюють нові продукти, рецептури, програмне забезпечення. Звичайно, розробляє технічне рішення не сама компанія, а безпосередньо її співробітники - технологи, інженери, співробітники R&D відділів. Досить часто, компанія, працівник якої розробив чи то інший винахід, вважає, що їй належать права на винахід, вона має право патентувати його, і співробітник, який отримує заробітну плату, не має права на отримання додаткової винагороди.
Співробітник, у свою чергу, може не думати, що він створив винахід у рамках службових обов'язків, і вважати, що усі права на винахід належать йому. А якщо працедавець захоче використовувати його напрацювання, - чекати від нього виплати винагороди. Він навіть може:
- не повідомити компанії про створення такого винаходу;
- подати заявку на отримання винаходу на своє ім'я;
- передати право на використання третій особі, навіть конкурентові;
- створити власну конкуруючу компанію і подати заявку на отримання патенту від імені цієї компанії;
- у разі патентування працедавцем винаходу в судовому порядку намагатися визнати цей патент недійсним.
Оскільки на практиці не часто компанії інформують співробітників про необхідність повідомляти про створення винаходи, а письмові трудові договори, посадові інструкції відсутні, то компанії недоотримують прибуток, який могли б отримати від впровадження і патентування нових технологій. Та і відстоювати свої права таким компаніям в судовому порядку не завжди вдається успішно.
Не сприяють ефективному дозволу можливих конфліктів між працедавцем і співробітником і положення законодавства. Так, згідно ст. 429 Цивільного кодексу України, особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт. Але, як правило, і працедавця, і співробітника, більше цікавлять майнові права - право на використання, виняткове право давати дозвіл і забороняти використання запатентованого об'єкту. Так, Цивільним кодексом передбачено, що майнові права інтелектуальної власності належать працівникові, який створив об'єкт, і юридичній або фізичній особі, де або у якого він працює, спільно, якщо інше не передбачене договором.
Проте, законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" передбачена дещо інша процедура оформлення прав на службові твори, дотримання якої на практиці викликає немало складнощів і питань, які виникають вже з визначення службового винаходу. Так, законом визначено, що для того, щоб винахід був службовим, потрібна наявність двох умов :
1) воно має бути створене у зв'язку з виконанням службових обов'язків або за дорученням працедавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше.
Законом визначені службові обов'язки як зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, які передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисній моделі), а доручення працедавця як видане працівникові у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності працедавця і може привести до створення винаходу (корисній моделі).
На практиці досить часто зустрічаються ситуації, коли фактично виконувані працівником функції, у тому числі і створення продукту, не включені в список функціональних обов'язків, передбачених трудовим договором і посадовою інструкцією. Приміром, технолог, начальник виробництва придумали нову рецептуру або спосіб виготовлення квасу. Виникає питання: чи буде такий винахід вважатися службовим і чи має на нього право працедавець?
Разом, якщо ні службовими обов'язками, ні письмовим дорученням працедавця письмово не було передбачено створення винаходу, то воно не є службовим, а відповідно співробітник має повне право самостійно подавати заявку на отримання патенту і забороняти компанії використовувати запатентований ним винахід.
2) винахід створений з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і устаткування працедавця.
Отже, якщо трудовим договором передбачено виконання співробітником робіт, які можуть привести до створення винаходу, це не гарантія що цей винахід можна віднести до службових, оскільки в законі вказано, що службовий винахід - цей винахід, який створений з використання досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і устаткування працедавця. А що, якщо створення винаходу не передбачає використання секретів виробництва, виробничих знань і устаткування працедавця? Наприклад, у компанії секрети виробництва відсутні?
Показовою є справа за позовом ЗАТ "Бан" (виробника квасу "Ярило") до колишніх співробітників, Укрпатенту, а також Державній службі інтелектуальної власності. Фізичні особи, відповідачі у справі, раннє працювали в компанії на посадах головного технолога і генерального директора відповідно. Придумавши новий спосіб виробництва квасу, вони, не повідомивши свого працедавця, запатентували його на своє ім'я. Позивач просив визнати себе власником вищезгаданого патенту. На його думку, перебуваючи на вказаних посадах, відповідачі мали доступ до виробничих потужностей підприємства, які і були використані при розробці корисної моделі. Більше того, позивач вважав, що у зв'язку із службовим станом і характером виконуваних на підставі посадової інструкції трудових зобов'язань, відповідачі були ознайомлені з усіма особливостями технологічного процесу. І саме ці основні особливості технологічного процесу по виробництву квасу, придбані позивачем з використанням значного досвіду, накопичених знань і секретів виробництва, і були покладені відповідачами в основу формули декларативного патенту.
Суд же відмовив в задоволенні позову виходячи з того, що в обов'язки генерального директора, вказані в Статуті, не входить розробка нових технологій продукції. Посадова інструкція головного технолога як доказ не була надана. Більше того, суду не було надано доказів того, що саме з використанням службових обов'язків відповідачі створили винахід, і відомостей про те, які саме зобов'язання кожного окремого відповідача привели до створення ними винаходи. Також були відсутні доказу того, що відповідачі при створенні винаходу використовували досвід, виробничі знання, секрети виробництва і устаткування позивача. До речі, програвша сторона подавала апеляційну скаргу, за результатами якої рішення першої інстанції було залишене без змін, а визначенням Верховного Суду від 25 травня 2009 року було відмовлено у відкритті касаційного виробництва.
Досить показовим в частині визначення службового твору також являється рішення за позовною заявою фізичної особи до ВАТ "Харківський машинобудівний завод "Світло Шахтаря". Так, позивач просив визнати патент України № 80027 недійсним в частині вказаного в нім патенту; визнати його власником вищезгаданого патенту; стягнути з відповідача усі прибутки, отримані з використання вищезгаданого винаходу. Оскільки відповідач був його працедавцем, він повідомив його про створення об'єкту інтелектуальної власності в надії, що відповідач укладе з ним договір про передачу майнових прав і виплатить винагороду. У 2007 році відповідачем був отриманий патент на винахід, в якому позивач був вказаний як автор цього винаходу.
На думку позивача, спірний винахід не відноситься до службових, оскільки заява, таблиці він складав удома у вихідні дні і після роботи. При цьому його посадовими обов'язками як заступника начальника термічного цеху по підготовці виробництва, удосконаленню конструкцій термічного устаткування, складання заявок на винахід і проведення розрахунків економічної ефективності не передбачене.
Суд же прийняв позицію відповідача і визначив, що цей винахід є службовим, обгрунтувавши це тим, що "позивач тривалий час працює у відповідача на посаді заступника начальника термічного цеху, і ...винахід створений ним через службові обов'язки і з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і устаткування працедавця. Цей факт підтвердили в судовому засіданні і свідки: головний енергетик заводу, заступник головного металурга, начальник термічного цеху, працівники заводу". Суд взяв до уваги і письмові докази - технічні завдання і службові записки.
Таким чином, доказание працедавцем того, що винахід є службовим, досить непросте питання, що вимагає належного своєчасного документального оформлення. Тому, щоб уникнути розглядів відносно того, чи є винахід службовим, працедавцеві можна дати наступні рекомендації:
- проводити роз'яснювальну роботу відносно вкладень ресурсів компанії в досвід, секрети виробництва, устаткування, і очікувань компанії відносно розробки нових технологій, рецептур, пристроїв співробітниками;
- складати трудові договори з включенням пункту про те, що в посадові обов'язки співробітника входить створення нових технічних рішень;
- по можливості давати окремі письмові доручення на створення нових продуктів, способів, а також вдосконалення вже існуючих. У таких дорученнях можна вказувати, що якщо в процесі вищезгаданих дій створюватимуться нові об'єкти права інтелектуальної власності, співробітник зобов'язаний про них повідомляти, оформляти і передавати необхідну документацію. Не перешкодить також включити положення про те, що в таких випадках усі майнові права на створений об'єкт інтелектуальної власності належатимуть компанії;
- налагоджувати систему контролю по виявленню службових винаходів;
- при допуску співробітника до устаткування, підписувати відповідні документи;
- при розголошуванні співробітникові секретів виробництва, досвіду, виробничих знань потурбуватися про докази такого розголошування або доступу до них.
Недосконала і процедура отримання патенту. Так, згідно ст. 9 Закону, право на отримання патенту на винахід (корисну модель) має працедавець винахідника. Так, винахідник повинен подати працедавцеві письмове повідомлення про створення ним службового винаходу (корисній моделі) з описом, який розкриває суть винаходу (корисній моделі) досить ясно і повно. Але що буде, якщо винахідник не повідомить працедавця про створений винахід? Яку відповідальність він нестиме?
Судова практика показує, що у такому разі працедавець втрачає право на винахід, а співробітник залишається безкарним. Так, у вищезгаданому рішенні за позовом ЗАТ "Бан" до фізичних осіб вказується, що законом передбачена єдина процедура використання працедавцем свого права на службовий твір. Позивач не надав відповідних доказів, і суд не встановив, що вказана процедура була дотримана. Більше того, в рішенні вказано, що ця процедура не дотримувалася як винахідниками, які не направляли працедавцеві повідомлення про створення винаходу, так і працедавцем, який не вимагав від винахідників письмового повідомлення. Хоча, по-моєму думці, якщо співробітник не повідомив працедавця про створення службового винаходу, то останній може у зв'язку з видачею патенту з порушенням прав третіх осіб на підставі статті 33 Закони визнавати патент недійсним в частині власника патенту.
Якщо ж все-таки співробітник повідомив працедавця про створення винаходу, то останній зі свого боку повинен упродовж 4 місяців з дати отримання від винахідника повідомлення :
- подати в Укрпатент заявку на отримання патенту;
- або передати право на його отримання іншій особі;
- або прийняти рішення про збереження службового винаходу (корисній моделі) як конфіденційну інформацію.
У цей же термін працедавець повинен укласти з винахідником письмовий договір відносно розміру і умов виплати йому винагороди згідно економічної цінності і іншої вигоди, яка може бути отримана працедавцем. Якщо ж працедавець не виконає вказані вимоги у встановлений термін, то право на отримання патенту на службовий винахід переходить до винахідника або його правонаступника. Але, в цьому випадку, за працедавцем залишається переважне право на отримання ліцензії.
Таким чином, окрім заробітної плати, в даному випадку, співробітникові слід виплатити і винагороду за створення винаходу. Цікавими питаннями є укладення договору з винахідниками, порядок узгодження істотних умов такого договору, відповідальність за його непідписання, а також виплата винагороди. Так, а якщо економічна цінність і вигода не можуть бути отримана працедавцем? Чи якщо працедавець нічого не робить для того, щоб отримати вигоду від використання винаходу? Чи просто працедавець не підтримує дію патенту? Питань надто багато, і вихід тільки один - заздалегідь обумовити і прописати усі істотні умови в договорі між винахідником і працедавцем. До речі, ще 26.06.1998 наказом Державного патентного відомства № 80 були затверджені Методичні рекомендації "Визначення прибутку від використання об'єктів промислової власності".
На жаль, багато українських компаній, та і самі винахідники, скептично відносяться до своїх розробок, особливо до можливої економічної вигоди від них. А у зв'язку з цим і до договорів, що укладаються. Хоча, у даному контексті, хочеться звернути увагу на 3-річний розгляд справи, що нещодавно завершився, за позовом фізичних осіб до Міжнародного науково-освітнього центру інформаційних технологій і систем Національної академії наук і Міністерства освіти і науки України. Так, 20 січня 2016 року Колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України по розгляду цивільних і карних справ залишила в силі рішення Апеляційного суду м. Києва, згідно з яким відповідач зобов'язаний виплатити винагороду в розмірі по 391 657 грн. кожному з п'яти винахідників відповідно. Заслуговують на увагу і деякі деталі справи. Так, в 2007 році знаходився договір між працедавцем і винахідником відносно розміру і умов виплат винагороди, згідно з якою працедавець виплачує 35% від отриманої їм винагороди винахідникам в рівних частках.
Через декілька днів після укладення такого договору, Центром НАН України був укладений договір з компанією Simanetics USA, Inc. (США) про передачу права на подачу заявок і отримання патентів в країнах Паризького Союзу. Вже через декілька місяців відповідачем, Simanetics USA, Inc. (США) і Viewdle Inc. (США) був укладений договір цессии, згідно з яким до фірми Viewdle Inc. перейшли усі права і обов'язки Simanetics USA, Inc. (США) .
У 2007, 2008 і 2012 рр. Центр НАН України отримав винагороду, передбачену договором з Simanetics USA, Inc, виплатив винагороду позивачам і порахував свої зобов'язання перед винахідниками виконаними.
Але на цьому історія не закінчується. Згідно з угодою між відповідачем і Simanetics USA у разі потреби відчуження компанії правонаступника або іншої сторони, до складу якої входитимуть Патенти, правонаступник і інша сторона має право припинити свої зобов'язання шляхом виплати на користь правовладельца (Відповідача) 2% від вартості транзакцій по відчуженню компанії, але не менше 100 000 дол. США. У 2012 році Viewdle Inc. відчужується на користь Motorola Mobility LLC, а відповідач замість регулярних виплат отримує компенсацію у розмірі 2% від вартості транзакцій, що складає 700 000 діл США. Але, відповідної винагороди позивачам - фізичним особам, не виплачує, вважаючи свої зобов'язання за договором вже виконаними.
Позивачі подають до суду з вимогою виплатити 35% від 700 000 дол. США і в 2013 році суд відмовляє в задоволенні позовних вимог про виплату винагороди, виходячи з того, що на думку суду, договір між відповідачем і Simanetics USA виконаний в повному об'ємі, усі розрахунки з позивачами проведені в повному об'ємі, що витікає зі змісту договору і платежів проведених на користь позивача. Але, через три роки, позивачі змогли відстояти свої права і довести, що сума отримана додатково відповідачем також підлягає виплаті позивачам. Для винахідників це історія з хепі-ендом, а для багатьох компаній - приклад того, що, щоб уникнути суперечок, окрім доказів того, що винахід є службовим, необхідно потурбуватися і про врегулювання стосунків по виплаті винагороди, можливого невикористання винаходу, непідтримки (чи навпаки обов'язки підтримки в силі) винаходу, а також наслідків його наступного відчуження.
На мою думку, договір з винахідником повинен містити умову виплати винагороди, визначення методики числення цієї винагороди, можливості перегляду умов виплати винагороди або його відстрочення (наприклад, якщо працедавцеві потрібні додаткові інвестиції для впровадження цього винаходу), можливість несплати щорічних зборів по підтримці в силі (чи якщо сторони домовляться, навпаки, обов'язок такої підтримки), доступ до інформації про використання і економічну вигоду від такого використання. А налагоджена процедура по виявленню, стимулюванню співробітників удосконалювати технологічні процеси, своєчасне правильне документальне оформлення, допоможуть не лише уникнути зустрічей із співробітниками в суді, але і допоможуть швидше і ефективніше окупити інвестиції в устаткування і виробничі лінії.
Марія Ортинскаядиректор компанії IPStyle, патентний повірений, адвокат
26 квітня відбудеться практикум "Особливості укладення ліцензійних договорів, виплати роялті, а також передачі прав на об'єкти права інтелектуальної власності"доповідачем на якому виступить Марія Ортинская.
