- У меня к вам предложение.
- Рационализаторское?
- Да, где-то.
(из фильма «Служебный роман»)
Фармацевтические, автомобильные, машиностроительные, телекоммуникационные, а также многие другие компании используют в своей деятельности технические решения, инновационные технологии, создают новые продукты, рецептуры, программное обеспечение. Конечно, разрабатывает техническое решение не сама компания, а непосредственно ее сотрудники - технологи, инженеры, сотрудники R&D отделов. Довольно часто, компания, работник которой разработал то ли иное изобретение, считает, что ей принадлежат права на изобретение, она имеет право патентовать его, и сотрудник, который получает заработную плату, не имеет права на получение дополнительного вознаграждения.
Сотрудник, в свою очередь, может не думать, что он создал изобретение в рамках служебных обязанностей, и считать, что все права на изобретение принадлежат ему. А если работодатель захочет использовать его наработки, - ждать от него выплаты вознаграждения. Он даже может:
- не сообщить компании о создании такого изобретения;
- подать заявку на получение изобретения на свое имя;
- передать право на использование третьему лицу, даже конкуренту;
- создать собственную конкурирующую компанию и подать заявку на получение патента от имени этой компании;
- в случае патентования работодателем изобретения в судебном порядке пытаться признать данный патент недействительным.
Поскольку на практике не часто компании информируют сотрудников о необходимости сообщать о создании изобретения, а письменные трудовые договора, должностные инструкции отсутствуют, то компании недополучают прибыль, которую могли бы получить от внедрения и патентования новых технологий. Да и отстаивать свои права таким компаниям в судебном порядке не всегда удаётся успешно.
Не способствуют эффективному разрешению возможных конфликтов между работодателем и сотрудником и положения законодательства. Так, согласно ст. 429 Гражданского кодекса Украины, личные неимущественные права интеллектуальной собственности на объект, созданный в связи с выполнением трудового договора, принадлежат работнику, который создал данный объект. Но, как правило, и работодателя, и сотрудника, больше интересуют имущественные права - право на использование, исключительное право давать разрешение и запрещать использование запатентованного объекта. Так, Гражданским кодексом предусмотрено, что имущественные права интеллектуальной собственности принадлежат работнику, который создал объект, и юридическому или физическому лицу, где или у которого он работает, совместно, если другое не предусмотрено договором.
Однако, законом Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» предусмотрена несколько другая процедура оформления прав на служебные произведения, соблюдение которой на практике вызывает немало сложностей и вопросов, которые возникают уже из определения служебного изобретения. Так, законом определено, что для того, чтобы изобретение было служебным, необходимо наличие двух условий:
1) оно должно быть создано в связи с выполнением служебных обязанностей или по поручению работодателя при условии, что трудовым договором (контрактом) не предусмотрено другое.
Законом определены служебные обязанности как зафиксированные в трудовых договорах (контрактах), должностных инструкциях функциональные обязанности работника, которые предусматривают выполнение работ, которые могут привести к созданию изобретения (полезной модели), а поручение работодателя как выданное работнику в письменной форме задание, которое имеет непосредственное отношение к специфике деятельности предприятия или деятельности работодателя и может привести к созданию изобретения (полезной модели).
На практике достаточно часто встречаются ситуации, когда фактически выполняемые работником функции, в том числе и создание продукта, не включены в список функциональных обязанностей, предусмотренных трудовым договором и/или должностной инструкцией. К примеру, технолог, начальник производства придумали новую рецептуру или способ изготовления кваса. Возникает вопрос: будет ли такое изобретение считаться служебным и имеет ли на него право работодатель?
Итого, если ни служебными обязанностями, ни письменным поручением работодателя письменно не было предусмотрено создание изобретения, то оно не является служебным, а соответственно сотрудник имеет полное право самостоятельно подавать заявку на получение патента и запрещать компании использовать запатентованное им изобретение.
2) изобретение создано с использованием опыта, производственных знаний, секретов производства и оборудования работодателя.
Следовательно, если трудовым договором предусмотрено выполнение сотрудником работ, которые могут привести к созданию изобретения, это не гарантия что данное изобретение можно отнести к служебным, поскольку в законе указано, что служебное изобретение - это изобретение, которое создано с использования опыта, производственных знаний, секретов производства и оборудования работодателя. А что, если создание изобретения не предусматривает использование секретов производства, производственных знаний и оборудования работодателя? Например, у компании секреты производства отсутствуют?
Показательным является дело по иску ЗАО «Бан» (производителя кваса «Ярило») к бывшим сотрудникам, Укрпатенту, а также Государственной службе интеллектуальной собственности. Физические лица, ответчики по делу, раннее работали в компании на должностях главного технолога и генерального директора соответственно. Придумав новый способ производства кваса, они, не сообщив своему работодателю, запатентовали его на свое имя. Истец просил признать себя собственником вышеуказанного патента. По его мнению, пребывая на указанных должностях, ответчики имели доступ к производственным мощностям предприятия, которые и были использованы при разработке полезной модели. Более того, истец считал, что в связи со служебным положением и характером выполняемых на основании должностной инструкции трудовых обязательств, ответчики были ознакомлены со всеми особенностями технологического процесса. И именно эти основные особенности технологического процесса по производству кваса, приобретённые истцом с использованием значительного опыта, накопленных знаний и секретов производства, и были положены ответчиками в основу формулы декларационного патента.
Суд же отказал в удовлетворении иска исходя с того, что в обязанности генерального директора, указанные в Уставе, не входит разработка новых технологий продукции. Должностная инструкция главного технолога как доказательство не была предоставлена. Более того, суду не было предоставлено доказательств того, что именно с использованием служебных обязанностей ответчики создали изобретение, и сведений о том, какие именно обязательства каждого отдельного ответчика привели к созданию ими изобретения. Также отсутствовали доказательства того, что ответчики при создании изобретения использовали опыт, производственные знания, секреты производства и оборудование истца. Кстати, проигравшая сторона подавала апелляционную жалобу, по результатам которой решение первой инстанции было оставлено без изменений, а определением Верховного Суда от 25 мая 2009 года было отказано в открытии кассационного производства.
Достаточно показательным в части определения служебного произведения также является решение по исковому заявлению физического лица к ОАО «Харьковский машиностроительный завод «Свет Шахтаря». Так, истец просил признать патент Украины № 80027 недействительным в части указанного в нем патента; признать его собственником вышеуказанного патента; взыскать с ответчика все доходы, полученные с использования вышеуказанного изобретения. Поскольку ответчик был его работодателем, он уведомил его о создании объекта интеллектуальной собственности в надежде, что ответчик заключит с ним договор о передаче имущественных прав и выплатит вознаграждение. В 2007 году ответчиком был получен патент на изобретение, в котором истец был указан как автор данного изобретения.
По мнению истца, спорное изобретение не относится к служебным, так как заявление, таблицы он составлял дома в выходные дни и после работы. При этом его должностными обязанностями как заместителя начальника термического цеха по подготовке производства, усовершенствованию конструкций термического оборудования, составление заявок на изобретение и проведение расчетов экономической эффективности не предусмотрено.
Суд же принял позицию ответчика и определил, что данное изобретение является служебным, обосновав это тем, что “истец длительное время работает у ответчика на должности заместителя начальника термического цеха, и ...изобретение создано им в силу служебных обязанностей и с использованием опыта, производственных знаний, секретов производства и оборудования работодателя. Данный факт подтвердили в судебном заседании и свидетели: главный энергетик завода, заместитель главного металлурга, начальник термического цеха, работники завода”. Суд принял во внимание и письменные доказательства - технические задания и служебные записки.
Таким образом, доказание работодателем того, что изобретение является служебным, достаточно непростой вопрос, требующий надлежащего своевременного документального оформления. Поэтому, во избежание разбирательств относительно того, является ли изобретение служебным, работодателю можно дать следующие рекомендации:
- проводить разъяснительную работу относительно вложений ресурсов компании в опыт, секреты производства, оборудование, и ожиданий компании относительно разработки новых технологий, рецептур, устройств сотрудниками;
- составлять трудовые договора с включением пункта о том, что в должностные обязанности сотрудника входит создание новых технических решений;
- по возможности давать отдельные письменные поручения на создание новых продуктов, способов, а также совершенствование уже существующих. В таких поручениях можно указывать, что если в процессе вышеуказанных действий будут создаваться новые объекты права интеллектуальной собственности, сотрудник обязан о них уведомлять, оформлять и передавать необходимую документацию. Не помешает также включить положение о том, что в таких случаях все имущественные права на созданный объект интеллектуальной собственности будут принадлежать компании;
- налаживать систему контроля по выявлению служебных изобретений;
- при допуске сотрудника к оборудованию, подписывать соответствующие документы;
- при разглашении сотруднику секретов производства, опыта, производственных знаний позаботиться о доказательствах такого разглашения или доступа к ним.
Несовершенна и процедура получения патента. Так, согласно ст. 9 Закона, право на получение патента на изобретение (полезную модель) имеет работодатель изобретателя. Так, изобретатель должен подать работодателю письменное уведомление о создании им служебного изобретения (полезной модели) с описанием, которое раскрывает суть изобретения (полезной модели) достаточно ясно и полно. Но что будет, если изобретатель не уведомит работодателя о созданном изобретении? Какую ответственность он будет нести?
Судебная практика показывает, что в таком случае работодатель теряет право на изобретение, а сотрудник остается безнаказанным. Так, в вышеуказанном решении по иску ЗАО «Бан» к физическим лицам указывается, что законом предусмотрена единая процедура использования работодателем своего права на служебное произведение. Истец не предоставил соответствующих доказательств, и суд не установил, что указанная процедура была соблюдена. Более того, в решении указано, что данная процедура не соблюдалась как изобретателями, которые не направляли работодателю уведомление о создании изобретения, так и работодателем, который не требовал от изобретателей письменного уведомления. Хотя, по-моему мнению, если сотрудник не уведомил работодателя о создании служебного изобретения, то последний может в связи с выдачей патента с нарушением прав третьих лиц на основании статьи 33 Закона признавать патент недействительным в части собственника патента.
Если же всё-таки сотрудник уведомил работодателя о создании изобретения, то последний со своей стороны должен на протяжении 4 месяцев с даты получения от изобретателя уведомления:
- подать в Укрпатент заявку на получение патента;
- или передать право на его получение другому лицу;
- или принять решение о сохранении служебного изобретения (полезной модели) как конфиденциальной информации.
В этот же срок работодатель должен заключить с изобретателем письменный договор относительно размера и условий выплаты ему вознаграждения согласно экономической ценности и/или другой выгоды, которая может быть получена работодателем. Если же работодатель не выполнит указанные требования в установленный срок, то право на получение патента на служебное изобретение переходит к изобретателю или его правопреемнику. Но, в этом случае, за работодателем остается преимущественное право на получение лицензии.
Таким образом, кроме заработной платы, в данном случае, сотруднику следует выплатить и вознаграждение за создание изобретения. Интересными вопросами являются заключение договора с изобретателями, порядок согласования существенных условий такого договора, ответственность за его неподписание, а также выплата вознаграждения. Так, а если экономическая ценность и выгода не могут быть получены работодателем? Или если работодатель ничего не делает для того, чтобы получить выгоду от использования изобретения? Или попросту работодатель не поддерживает действие патента? Вопросов слишком много, и выход только один - заранее оговорить и прописать все существенные условия в договоре между изобретателем и работодателем. Кстати, еще 26.06.1998 приказом Государственного патентного ведомства № 80 были утверждены Методические рекомендации «Определение прибыли от использования объектов промышленной собственности».
К сожалению, многие украинские компании, да и сами изобретатели, скептически относятся к своим разработкам, особенно к возможной экономической выгоде от них. А в связи с этим и к заключаемым договорам. Хотя, в данном контексте, хочется обратить внимание на недавно завершившееся 3-летнее рассмотрение дела по иску физических лиц к Международному научно-образовательному центру информационных технологий и систем Национальной академии наук и Министерства образования и науки Украины. Так, 20 января 2016 года Коллегия судей судебной палаты по гражданским делам Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставила в силе решение Апелляционного суда г. Киева, согласно которому ответчик обязан выплатить вознаграждение в размере по 391 657 грн каждому из пяти изобретателей соответственно. Заслуживают внимания и некоторые детали дела. Так, в 2007 году был заключен договор между работодателем и изобретателем относительно размера и условий выплат вознаграждения, согласно которому работодатель выплачивает 35% от полученного им вознаграждения изобретателям в равных долях.
Через несколько дней после заключения такого договора, Центром НАН Украины был заключен договор с компанией Simanetics USA, Inc. (США) о передаче права на подачу заявок и получении патентов в странах Парижского Союза. Уже спустя несколько месяцев ответчиком, Simanetics USA, Inc. (США) і Viewdle Inc. (США) был заключен договор цессии, согласно которому к фирме Viewdle Inc. перешли все права и обязанности Simanetics USA, Inc. (США) .
В 2007, 2008 и 2012 гг. Центр НАН Украины получил вознаграждение, предусмотренное договором с Simanetics USA, Inc, выплатил вознаграждение истцам и посчитал свои обязательства перед изобретателями выполненными.
Но на этом история не заканчивается. Согласно договору между ответчиком и Simanetics USA в случае необходимости отчуждения компании правопреемника или другой стороны, в состав которой будут входить Патенты, правопреемник и/или другая сторона имеет право прекратить свои обязательства путем выплаты в пользу правовладельца (Ответчика) 2% от стоимости транзакций по отчуждению компании, но не менее 100 000 дол. США. В 2012 году Viewdle Inc. отчуждается в пользу Motorola Mobility LLC, а ответчик вместо регулярных выплат получает компенсацию в размере 2% от стоимости транзакций, что составляет 700 000 дол США. Но, соответственного вознаграждения истцам - физическим лицам, не выплачивает, считая свои обязательства по договору уже выполненными.
Истцы подают в суд с требованием выплатить 35% от 700 000 дол. США и в 2013 году суд отказывает в удовлетворении исковых требований о выплате вознаграждения, исходя из того, что по мнению суда, договор между ответчиком и Simanetics USA выполнен в полном объеме, все расчеты с истцами проведены в полном объеме, что вытекает из содержания договора и платежей проведенных в пользу истца. Но, спустя три года, истцы смогли отстоять свои права и доказать, что сумма полученная дополнительно ответчиком также подлежит выплате истцам. Для изобретателей это история с хеппи-эндом, а для многих компаний - пример того, что, во избежание споров, помимо доказательств того, что изобретение является служебным, необходимо позаботиться и об урегулировании отношений по выплате вознаграждения, возможного неиспользования изобретения, неподдержания (или наоборот обязанности поддержания в силе) изобретения, а также последствий его последующего отчуждения.
По моему мнению, договор с изобретателем должен содержать условие выплаты вознаграждения, определение методики исчисления данного вознаграждения, возможности пересмотра условий выплаты вознаграждения или его отсрочки (например, если работодателю необходимы дополнительные инвестиции для внедрения данного изобретения), возможность неуплаты ежегодных сборов по поддержанию в силе (или если стороны договорятся, наоборот, обязанность такого поддержания), доступ к информации об использовании и экономической выгоде от такого использования. А налаженная процедура по выявлению, стимулированию сотрудников совершенствовать технологические процессы, своевременное правильное документальное оформление, помогут не только избежать встреч с сотрудниками в суде, но и помогут быстрее и эффективнее окупить инвестиции в оборудование и производственные линии.
Мария Ортинская, директор компании IPStyle, патентный поверенный, адвокат
26 апреля состоится практикум «Особенности заключения лицензионных договоров, выплаты роялти, а также передачи прав на объекты права интеллектуальной собственности», докладчиком на котором выступит Мария Ортинская.
