Останнім часом все більше українських правовласників вносять об'єкти інтелектуальної власності в митний реєстр. Як правило, мета такого внесення - блокування імпорту і експорту продукції з порушенням прав інтелектуальної власності, іншими словами - виявлення контрафакта і боротьба з ним.
Одним з ключових питань, що виникає при контролі межі на предмет порушення прав інтелектуальної власності, є законність так званого паралельного, або "сірого" імпорту. Паралельний імпорт - це ввезення продукції, правомірно купленої в іншій країні, без згоди власника прав інтелектуальної власності. Такий імпорт процвітає в автомобільній індустрії, електроніці, парфюмерії, фармацевтиці, а також у багатьох інших сферах.
Чому власники прав ІС намагаються заборонити "сірий" імпорт? Відразу відмічу, що далеко не усі виробники зацікавлені у боротьбі з ним, адже товар правомірно введений в цивільний обіг, не є контрафактним, з його реалізації отриманий дохід. Зазвичай заборона такого імпорту пов'язана з:
- роботою дистриб'юторської мережі. Звичайно ж, офіційні дистриб'ютори зацікавлені в монополії ринку і боротьбі з "сірою" продукцією, яка досить часто є дешевшою. Чи вони пов'язані зобов'язаннями з дотримання плану продажів. Тому і звертаються до виробника - власника торгової марки - з вимогою забороняти "сірий" імпорт;
- тим, що якість продукції в одній країні може істотно відрізнятися від її якості в іншій країні. Наприклад, автомобілі, виготовлені для ринку Близького Сходу, відрізняються від автомобілів, вироблених для ринку СНД;
- відмінностями стандартів, дозволів в різних країнах;
- неможливістю виконання гарантійних зобов'язань, оскільки, як правило, саме на офіційного імпортера покладена ця функція.
Забороняти "сірий" імпорт або ні - питання риторичне і, напевно, кожен виробник повинен дати на нього свою відповідь, як і кожен покупець, який може купити дешевшу продукцію або з іншими характеристиками, але, наприклад, позбутися гарантійного обслуговування, або купувати оригінальну продукцію, що розроблену для його ринку і продається офіційним дистриб'ютором. Оскільки я займаюся захистом прав інтелектуальної власності, в цій статті хочу порушити питання торгових воєн проти "сірого" імпорту, способів боротьби з ним, а також боротьби "сірих" імпортерів за місце під сонцем на ринку.
Про правомірність...
Правомірність "паралельного імпорту" прямо залежить від підходу до принципу вичерпання прав, встановленого в законодавстві тієї або іншої країни. Згідно з цим принципом права на товар, правомірно введений в цивільний обіг правовласником або з його згоди, вичерпуються. Іншими словами, якщо Ви купили оригінальну косметичну і парфюмерну продукцію, Ви маєте право її продавати - у свою чергу, Ваш покупець також має це право продажу. Таким чином, будується ланцюжок від виробника до оптового продавця, від оптового продавця - до роздрібного. Існує три підходи до цього принципу:
- міжнародний - вичерпання прав відбувається після продажу товару у будь-якій з країн. Згідно з цим підходом ні виробники, ні офіційні дистриб'ютори не можуть заборонити продаж "сірої" продукції;
- національний - оскільки права на об'єкти промислової власності мають територіальний характер, то і вичерпуються для кожної країни окремо. Згідно з цим підходом паралельний імпорт заборонений;
- регіональний - діє в країнах ЄС. Згідно з цим принципом права вважаються вичерпаними для території усього ЄС.
Вичерпання прав в Україні: невизначеність визначена?
Згідно частини 6 статей 16 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" виняткове право власника свідоцтва забороняти використовувати знак без його згоди не поширюється на випадки використання знаку для товару, введеного в цивільний обіг саме під цим знаком власником свідоцтва або з його згоди, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару (зокрема, у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот). Як бачимо, в Україні немає однозначного розуміння принципу вичерпання прав. З одного боку, оскільки закон регулює стосунки в Україні, права на торгову марку діють в Україні, то і застосовуватися повинен принцип національного вичерпання. З іншого боку, в цій нормі Закону не вказані обмеження по введенню в цивільний оборот в Україні, тому слід говорити і про міжнародний принцип.
Що ж говорить із цього приводу Феміда? Судова практика в Україні представлена всього декількома рішеннями, які в основному застосовують міжнародний підхід до принципу вичерпання. Так, постановою Малиновского районного суду м. Одеси № 521/6940/14-п від 30 травня 2014 року закрито виробництво у адміністративній справі і покладено зобов'язання на Південну митницю Миндоходов повернути декларанту товар, який був вилучений у зв'язку з порушенням прав інтелектуальної власності. У цій адміністративній справі Південною митницею було припинено декларування товару, а саме мобільних телефонів, планшетів торгових марок Sony, LG, Samsung, Apple, HTC, Nokia. Згідно з постановою суду законодавством України визначений принцип вичерпання прав інтелектуальної власності. Суть вказаного принципу зводиться до того, що після правомірного здійснення першого продажу товару під торговою маркою правовласник втрачає право на заборону використання торгової марки для цього конкретного товару, у тому числі і у разі подальшого комерційного використання такого товару третіми особами у будь-якій формі. У такому разі йдеться не про порушення прав інтелектуальної власності правовласника, а про втрату ним контролю над каналами розподілу товарів і можливості розділити ринки. Чинне законодавство України з питань інтелектуальної власності не містить положень відносно заборони або обмеження паралельного імпорту і не покладає зобов'язання по боротьбі з ним на органи прибутків і зборів.
|
Марія Ортинская |
На мою думку, для правильного і однозначного розуміння підходу до принципу вичерпання прав потрібне законодавче врегулювання цього питання, як це зроблено в інших країнах. Для законодавчого врегулювання цього питання власникові прав на торгову марку за бажання все ж заборонити "сірий" імпорт продукції залишається єдиний вихід - посилатися на ту ж ч. 6 ст. 16 вищезгаданого Закону, а саме апелювати до зміни або погіршення стану товару після його введення в цивільний оборот. Наприклад, для автомобілів - паливна система автомобіля, виробленого для ринку США, розрахована на іншу якість палива, ніж в Україні; чи до складу харчового продукту входить заборонений інгредієнт. На жаль, судова практика по захисту від такого імпорту у зв'язку зі зміною або погіршенням товару мені не відома, але для кращого розуміння цієї частини положення звернемося до досвіду США.
Паралельний імпорт в США: знайдіть відмінності
З 1993 року в США застосовується так зване LEVER- правило, згідно з яким паралельний імпорт заборонений тільки у разі наявності фізичної і матеріальної різниці між продуктом, виробленим для ринку США, і так званим "сірим" продуктом. Слід зазначити що до вказаної дати паралельний імпорт в США був дозволений, і діяв міжнародний принцип вичерпання. Але в справі Lever Bros. Co. v. United States було визначене, що фізична і матеріальна різниця в продукті може ввести споживача в оману. Так, американська компанія Lever Brothers Company і її британська дочірня компанія Lever Brothers Limited робили парфюмерне мило під ТМ Shield і рідина для миття посуду під ТМ Sunlight. Торгові марки були зареєстровані як в США, так і у Великобританії. При обгрунтуванні заборони паралельного імпорту Lever Brothers Company посилалася на відмінності в продукції у зв'язку з різними перевагами споживачів, а також на те, що американська версія Shield була сертифікована FDA і містила бактеріостат, який посилював властивості мила. Британська версія Sunlight менше пінилася, а також була призначена для роботи з жорсткішою водою, ніж її аналог в США. В якості доказу введення в оману споживачів Lever посилалася на чисельні скарги американців, які купили британський продукт і були розчаровані.
На сьогодні це правило досить широко застосовується в США. Аналіз практики показує, що практично у будь-якому випадку можна знайти "матеріальну і фізичну" (material and physical) різницю продуктів. Так, наприклад, був заборонений "сірий" імпорт продукції, маркірованої ТМ COLGATE, оскільки були встановлені наступні факти:
- різниця в маркіровці;
- відмінності у вимогах FDA до опису DRUG FACTS;
- "сіра" продукція була сертифікована не американською, а іншою стоматологічною асоціацією;
- "сіра" продукція утримувала маркіровку на іншій мові.
Аналізуючи практику заборони паралельного імпорту в харчовій промисловості, слід звернути увагу на справу стосовно продукції RED BULL, заборона якої була пов'язана з :
- різними мовами маркіровки, відмінностями у фразах, словах на банках;
- відмінністю в інформації на банках;
- відсутністю на продукції інформації про контроль якості в США.
Окремого аналізу заслуговує і справа Societe Des Produits Nestle, S.A. v. Casa Helvetia. Компанія Nestle зарегистировала ТМ PERUGINA для шоколаду. Для більшості ринків цей товар робився в Італії, і споживач сприймав його як італійський продукт. Упродовж багатьох років відповідач у справі Casa Helvetia була дистриб'ютором цього шоколаду в Пуерто-Ріко, але незабаром Nestle надала экслюзивные права своєї дочірньої компанії Nestle Puerto Rico, Inc. (Nestle P.R.).
З дозволу правовласника шоколад під ТМ PERUGINA робився і продавався у Венесуелі іншою компанією - Distribuidora Nacional de Alimentos La Universal S.A. Як стверджувала Nestle, венесуельський шоколад відрізнявся від італійського способом презентації, складом і ціною. Casa Helvetia почала без дозволу Nestle завозити венесуельський шоколад і імпортувати його в Пуерто-Ріко.
Рішенням апеляційного суду у справі було визначено, що існування будь-хто різниці між продукцією власника ТМ і продукцією, що звинувачується в "сірому" імпорті, створює презумпцію помилки споживача. Як бачимо, виробникові, що ввозить продукцію в США для боротьби з "сірим" імпортом, досить мінімально зробити відмінності в упаковці, у складі продукту або зуміти показати будь-яку іншу різницю в продуктах, виготовлених для різних ринків.
Працюючи з митним реєстром США, важливо розуміти, що якщо Ви плануєте заборонити паралельний імпорт в США, то, окрім основної заяви про внесення об'єкту інтелектуальної власності в митний реєстр, необхідно буде ще написати додаткову заяву про застосування LEVER- правила, в якому вже необхідно буде вказати можливу різницю між оригінальними продуктами для ринку США і продуктами, що виготовляються для інших ринків.
Японія: "сірий" імпорт під забороною?
Більше 50 років тому в Японії паралельний імпорт був заборонений, але на сьогодні він не лише дозволений (оскільки діє принцип міжнародного вичерпання прав), але і спроби правовласників і офіційних імпортерів по боротьбі з ним можуть розцінюватися як порушення антимонопольного законодавства. Так, згідно з керівництвом по дистриб'юторських системах і практиках бізнесу паралельний імпорт повинен стимулювати цінову конкуренцію на ринку Японії і, відповідно, перешкоду паралельному імпорту при встановленні завищених цін може вважатися порушенням антимонопольного акту. В даному випадку порушенням законодавства вважаються не лише обмеження дистриб'юторів з продажу "сірої" продукції, але і дії офіційних імпортерів по необгрунтованій відмові від ремонту або продажу "сірої" продукції.
ВИСНОВОК:
Як бачимо, для вирішення питання боротьби з "сірим" імпортом різні країни використовують різні підходи. Кожен з представників бізнесу і споживачів повинен сам визначити свою політику прийняття або неприйняття цього явища. Проте абсолютно очевидно, що добросовісні виробники усіма доступними методами борються з тим, щоб захистити свою продукцію. Благо, для цього в різних країнах світу, у тому числі і Україні, існує маса законних способів.
Марія Ортинская,
патентний повірений України, директор патентно-юридичної компанії IPStyle
