В последнее время все больше украинских правообладателей вносят объекты интеллектуальной собственности в таможенный реестр. Как правило, цель такого внесения - блокировка импорта и экспорта продукции с нарушением прав интеллектуальной собственности, иными словами - выявление контрафакта и борьба с ним.
Одним из ключевых вопросов, возникающим при контроле границы на предмет нарушения прав интеллектуальной собственности, является законность так называемого параллельного, или «серого» импорта. Параллельный импорт - это ввоз продукции, правомерно купленной в другой стране, без согласия владельца прав интеллектуальной собственности. Такой импорт процветает в автомобильной индустрии, электронике, парфюмерии, фармацевтике, а также во многих других сферах.
Почему владельцы прав ИС пытаются запретить «серый» импорт? Сразу отмечу, что далеко не все производители заинтересованы в борьбе с ним, ведь товар правомерно введен в гражданский оборот, не является контрафактным, с его реализации получен доход. Обычно запрет такого импорта связан с:
- работой дистрибьюторской сети. Конечно же, официальные дистрибьюторы заинтересованы в монополии рынка и борьбе с «серой» продукцией, которая достаточно часто является более дешевой. Или они связаны обязательствами по соблюдению плана продаж. Поэтому и обращаются к производителю - владельцу торговой марки - с требованием запрещать «серый» импорт;
- тем, что качество продукции в одной стране может существенно отличаться от ее качества в другой стране. Например, автомобили, изготовленные для рынка Ближнего Востока, отличаются от автомобилей, произведенных для рынка СНГ;
- различиями стандартов, разрешений в различных странах;
- невозможностью выполнения гарантийных обязательств, поскольку, как правило, именно на официального импортера возложена эта функция.
Запрещать «серый» импорт или нет - вопрос риторический и, наверное, каждый производитель должен дать на него свой ответ, как и каждый покупатель, который может купить более дешевую продукцию или с другими характеристиками, но, например, лишиться гарантийного обслуживания, либо покупать оригинальную продукцию, разработанную для его рынка и продаваемую официальным дистрибьютором. Так как я занимаюсь защитой прав интеллектуальной собственности, в данной статье хочу затронуть вопросы торговых войн против «серого» импорта, способов борьбы с ним, а также борьбы «серых» импортеров за место под солнцем на рынке.
О правомерности...
Правомерность «параллельного импорта» прямо зависит от подхода к принципу исчерпания прав, установленного в законодательстве той или иной страны. Согласно данному принципу права на товар, правомерно введенный в гражданский оборот правообладателем или с его согласия, исчерпываются. Иными словами, если Вы купили оригинальную косметическую и парфюмерную продукцию, Вы имеете право ее продавать - в свою очередь, Ваш покупатель также имеет это право продажи. Таким образом, строится цепочка от производителя к оптовому продавцу, от оптового продавца - к розничному. Существует три подхода к данному принципу:
- международный - исчерпание прав происходит после продажи товара в любой из стран. Согласно данному подходу ни производители, ни официальные дистрибьюторы не могут запретить продажу «серой» продукции;
- национальный - поскольку права на объекты промышленной собственности имеют территориальный характер, то и исчерпываются для каждой страны отдельно. Согласно данному подходу параллельный импорт запрещен;
- региональный - действует в странах ЕС. Согласно этому принципу права считаются исчерпанными для территории всего ЕС.
Исчерпания прав в Украине: неопределенность определена?
Согласно части 6 статьи 16 Закона «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» исключительное право собственника свидетельства запрещать использовать знак без его согласия не распространяется на случаи использования знака для товара, введенного в гражданский оборот именно под этим знаком собственником свидетельства или с его согласия, при условии, что собственник свидетельства не имеет веских оснований запрещать такое использование в связи с дальнейшей продажей товара (в частности, в случае изменения или ухудшения состояния товара после введения его в гражданский оборот). Как видим, в Украине нет однозначного понимания принципа исчерпания прав. С одной стороны, поскольку закон регулирует отношения в Украине, права на торговую марку действуют в Украине, то и применяться должен принцип национального исчерпания. С другой стороны, в данной норме Закона не указаны ограничения по введению в гражданский оборот в Украине, поэтому следует говорить и о международном принципе.
Что же говорит по этому поводу Фемида? Судебная практика в Украине представлена всего несколькими решениями, которые в основном применяют международный подход к принципу исчерпания. Так, постановлением Малиновского районного суда г. Одессы № 521/6940/14-п от 30 мая 2014 года закрыто производство по административному делу и возложено обязательство на Южную таможню Миндоходов вернуть декларанту товар, который был изъят в связи с нарушением прав интеллектуальной собственности. По данному административному делу Южной таможней было приостановлено декларирование товара, а именно мобильных телефонов, планшетов торговых марок Sony, LG, Samsung, Apple, HTC, Nokia. Согласно постановлению суда законодательством Украины определен принцип исчерпания прав интеллектуальной собственности. Суть указанного принципа сводится к тому, что после правомерного совершения первой продажи товара под торговой маркой правообладатель теряет право на запрет использования торговой марки для данного конкретного товара, в том числе и в случае дальнейшего коммерческого использования такого товара третьими лицами в любой форме. В таком случае речь идет не о нарушении прав интеллектуальной собственности правообладателя, а о потере им контроля над каналами распределения товаров и возможности разделить рынки. Действующее законодательство Украины по вопросам интеллектуальной собственности не содержит положений относительно запрета или ограничения параллельного импорта и не возлагает обязательства по борьбе с ним на органы доходов и сборов.
|
Мария Ортинская |
По моему мнению, для правильного и однозначного понимания подхода к принципу исчерпания прав необходимо законодательное урегулирование данного вопроса, как это сделано в других странах. Для законодательного урегулирования данного вопроса владельцу прав на торговую марку при желании все же запретить «серый» импорт продукции остается единственный выход - ссылаться на ту же ч. 6 ст. 16 вышеуказанного Закона, а именно апеллировать к изменению или ухудшению состояния товара после его введения в гражданский оборот. Например, для автомобилей - топливная система автомобиля, произведенного для рынка США, рассчитана на другое качество топлива, нежели в Украине; или в состав пищевого продукта входит запрещенный ингредиент. К сожалению, судебная практика по защите от такого импорта в связи с изменением или ухудшением товара мне не известна, но для лучшего понимания данной части положения обратимся к опыту США.
Параллельный импорт в США: найдите отличия
С 1993 года в США применяется так называемое LEVER-правило, согласно которому параллельный импорт запрещен только в случае наличия физической и материальной разницы между продуктом, произведенным для рынка США, и так называемым «серым» продуктом. Следует отметить, что до указанной даты параллельный импорт в США был разрешен, и действовал международный принцип исчерпания. Но в деле Lever Bros. Co. v. United States было определено, что физическая и материальная разница в продукте может ввести потребителя в заблуждение. Так, американская компания Lever Brothers Company и ее британская дочерняя компания Lever Brothers Limited производили парфюмерное мыло под ТМ Shield и жидкость для мытья посуды под ТМ Sunlight. Торговые марки были зарегистрированы как в США, так и в Великобритании. При обосновании запрета параллельного импорта Lever Brothers Company ссылалась на различия в продукции в связи с различными предпочтениями потребителей, а также на то, что американская версия Shield была сертифицирована FDA и содержала бактериостат, который усиливал свойства мыла. Британская версия Sunlight меньше пенилась, а также была предназначена для работы с более жесткой водой, чем ее аналог в США. В качестве доказательства введения в заблуждение потребителей Lever ссылалась на численные жалобы американцев, которые купили британский продукт и были разочарованы.
На сегодняшний день данное правило достаточно широко применяется в США. Анализ практики показывает, что практически в любом случае можно найти «материальную и физическую» (material and physical) разницу продуктов. Так, например, был запрещен «серый» импорт продукции, маркированной ТМ COLGATE, так как были установлены следующие факты:
- разница в маркировке;
- различия в требованиях FDA к описанию DRUG FACTS;
- «серая» продукция была сертифицирована не американской, а другой стоматологической ассоциацией;
- «серая» продукция содержала маркировку на другом языке.
Анализируя практику запрета параллельного импорта в пищевой промышленности, следует обратить внимание на дело касательно продукции RED BULL, запрет которой был связан с:
- разными языками маркировки, отличиями в фразах, словах на банках;
- отличием в информации на банках;
- отсутствием на продукции информации о контроле качества в США.
Отдельного анализа заслуживает и дело Societe Des Produits Nestle, S.A. v. Casa Helvetia. Компания Nestle зарегистировала ТМ PERUGINA для шоколада. Для большинства рынков данный товар производился в Италии, и потребитель воспринимал его как итальянский продукт. На протяжении многих лет ответчик по делу Casa Helvetia была дистрибьютором данного шоколада в Пуэрто-Рико, но вскоре Nestle предоставила экслюзивные права своей дочерней компании Nestle Puerto Rico, Inc. (Nestle P.R.).
С разрешения правообладателя шоколад под ТМ PERUGINA производился и продавался в Венесуэле другой компанией - Distribuidora Nacional de Alimentos La Universal S.A. Как утверждала Nestle, венесуэльский шоколад отличался от итальянского способом презентации, составом и ценой. Casa Helvetia начала без разрешения Nestle завозить венесуэльский шоколад и импортировать его в Пуэрто-Рико.
Решением апелляционного суда по делу было определено, что существование любой разницы между продукцией владельца ТМ и продукцией, обвиняемой в «сером» импорте, создает презумпцию заблуждения потребителя. Как видим, производителю, ввозящему продукцию в США для борьбы с «серым» импортом, достаточно минимально сделать отличия в упаковке, в составе продукта или суметь показать любую другую разницу в продуктах, изготовленных для разных рынков.
Работая с таможенным реестром США, важно понимать, что если Вы планируете запретить параллельный импорт в США, то, кроме основного заявления о внесении объекта интеллектуальной собственности в таможенный реестр, необходимо будет еще написать дополнительное заявление о применении LEVER-правила, в котором уже необходимо будет указать возможную разницу между оригинальными продуктами для рынка США и продуктами, изготавливаемыми для других рынков.
Япония: «серый» импорт под запретом?
Более 50 лет назад в Японии параллельный импорт был запрещен, но на сегодняшний день он не только разрешен (так как действует принцип международного исчерпания прав), но и попытки правообладателей и официальных импортеров по борьбе с ним могут расцениваться как нарушение антимонопольного законодательства. Так, согласно руководству по дистрибьюторским системам и практикам бизнеса параллельный импорт должен стимулировать ценовую конкуренцию на рынке Японии и, соответственно, препятствование параллельному импорту при установлении завышенных цен может считаться нарушением антимонопольного акта. В данном случае нарушением законодательства считаются не только ограничение дистрибьюторов по продаже «серой» продукции, но и действия официальных импортеров по необоснованному отказу от ремонта или продажи «серой» продукции.
ВЫВОД:
Как видим, для решения вопроса борьбы с «серым» импортом разные страны используют разные подходы. Каждый из представителей бизнеса и потребителей должен сам определить свою политику принятия или непринятия данного явления. Однако совершенно очевидно, что добросовестные производители всеми доступными методами борются с тем, чтобы защитить свою продукцию. Благо, для этого в разных странах мира, в том числе и Украине, существует масса законных способов.
Мария Ортинская,
патентный поверенный Украины, директор патентно-юридической компании IPStyle
