Україна прагне скоріше перейти до інформаційної економіки, і хоча до цієї мети ще треба пройти не малий шлях, інформаційні технології вже стали життєво необхідними у багатьох сферах. Українські підприємства не просто використовують комп'ютерну техніку і програмне забезпечення, а навіть замовляють створення індивідуальних програмних продуктів.
Бюджети проектів із створення комп'ютерних програм і баз даних на замовлення досягають сотень мільйонів гривен, але часто замовник отримує від виконавця вимогу про виплату роялті за використання продукту, створеного за його ж гроші. Шукати винних в таких ситуаціях можна і серед юристів замовника, і серед недобросовісних виконавців, мі ж пропонуємо розглянути недоліки українського законодавства, які сприяють виникненню таких ситуацій.
Замовлення не приймаються
Почнемо з того, які норми регулюють створення програмного забезпечення (ПО) за замовленням? Цивільний кодекс України (ГК) містить спеціальні норми про створення об'єкту інтелектуальної власності (ОИС) за замовленням, ст. 430 і ст. 1112 регулюють переважно питання прав на створюваний ОИС.
Парадоксально, але текст цих положень обмежує їх поширення. Вони регулюють лише стосунки, які виникають у зв'язку з виконанням замовлення творцем, тобто людиною, яка безпосередньо створює ОИС. Виходить, що вказані норми не поширюються на випадки, коли виконавець за договором юридична або фізична особа, які наймають інших людей для створення ОИС. У теж час, виконавцями великих замовлень на створення ПО переважно є саме юрособи.
Усе підряд
Раз вказані норми не завжди застосовуються, чи є ще якесь нормативне регулювання, окрім загальних вимог до договорів? Оскільки по суті сторони домовилися про виконання робіт, результатом яких буде ПО, то такий договір можна вважати договором підряду, передбаченого главою 61 ГК. Ця позиція вже давно знайшла своє відображення в судовій практиці (наприклад, узгодження Львівського апеляційного господарського суду у справі № 4/78-38 від 17.12.2009 р.).
І хоча положення про договори підряду припускають не лише виготовлення і зміна речей, але і виконання інших робіт з передачею їх результату замовникові (ч. 2 ст. 837 ГК), суди вважають результатом робіт із створення ОИС не майнові права на нього, а екземпляр (матеріальний об'єкт), в якому цей ОИС втілений (см, наприклад, Постанова ВГСУ від 15.03.2011 р. в справі № 01/76-68 (04/92-68 (06-5-400/401))).
Також дивно, що досить часто сторони навіть не намагаються назвати договір створенням ОИС за замовленням або іншим способом врегулювати питання прав інтелектуальної власності на результат робіт.
Довічне утримання
Таким чином, у нас складається ситуація, коли замовник заплатив за роботу, але майнових прав на ОИС не отримав. Значить, права залишилися або у підрядника, або у творця (кінцевого виконавця), або у них спільно. І ці права дозволяють їм дозволяти і забороняти (ч. 1 ст. 440 ГК) замовникові використовувати ПО, створене за його ж гроші, а головне - вимагати за таке використання окрему плату (ст. 445 ГК).
Звичайно, ст. 12 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (Закон) чітко розрізняє права на твір і право власності на матеріальний об'єкт, в якому воно втілене. Це викликає цілком логічне питання, чи можна вважати користування екземпляром ПО використанням ОИС? Але у випадку з ПО, яке неможливо використовувати, не записуючи його в пам'ять пристрою (локально або в хмарі), усе не на користь замовника. Згідно ст. 1 Закону, запис екземпляра твору в електронній (цифровий), оптичній або іншій формі, яку може прочитувати комп'ютер, визнається відтворенням. А відтворення - це використання твору (ч. 1 ст. 441 ГК), тому вимагає дозвіл правовласника.
Загалом, замовникові доводиться приймати складне рішення, або замовляти нове ПО, отримувати на нього майнові авторські права і знову витрачати на це великі гроші, або платити виконавцеві за використання існуючого ПО ще багато років.
Dura lex
Описана ситуація - яскравий приклад відсталості правового регулювання від реального рівня розвитку громадських стосунків. Очевидно, що прогрес зробив крок далеко уперед і метою замовлення таких творів як ПО є не матеріальний об'єкт, в якому втілений твір, а права на нього. Тому результатом робіт, в даному випадку, не можна назвати тільки твір у відриві від майнових прав інтелектуальної власності.
З іншого боку, замовлене ПО може містити елементи, майнові права на які виконавець (розробник) не хотів би відчужувати, оскільки планує використовувати ці елементи у складі іншого ПО для інших клієнтів або власних потреб. Тому, для збереження балансу інтересів, замовник повинен отримати як мінімум ліцензію на використання ПО.
Безумовно, ідеальним рішенням проблеми було б усунення пропуску в законодавстві так, щоб закон залишав сторонам право визначити усе по-своєму.
Сусідський підряд
Законодавство наших північних сусідів, до речі, містить досить прогресивні норми з цього питання. Передусім, Цивільний кодекс Російської Федерації (ГКРФ) розділяє створення твору за замовленням особисто автором (ст. 1288 ГКРФ. Договір авторського замовлення), підрядником, який сам автором не є (ст. 1296 ГКРФ. Твори, створені за замовленням) і створення твору при виконанні робіт, які прямо не передбачали його створення (ст. 1297 ГКРФ. Твори, створені при виконанні робіт за договором).
Якщо твір створений за замовленням, то усі майнові права на твір належать замовникові, якщо сторони не передбачили інше в договорі (ст. 1296 ГКРФ). Якщо ж твір створений при виконанні робіт, які прямо не передбачали його створення, усі майнові права на твір належать виконавцеві, якщо сторони не передбачили інше в договорі (ст. 1297 ГКРФ).
При цьому, якщо майнові права належать замовникові, то виконавець отримує право безоплатно використовувати такий твір для власних потреб. А якщо майнові права належать виконавцеві, то замовник має право безоплатно використовувати такий твір в цілях, для досягнення яких був укладений відповідний договір (ст. 1296, ст. 1297 ГКРФ).
Свобода договору як рішення
Поки подібні положення не з'явилися в українському законодавстві, ці моменти можна і треба врегулювати в договорі. І договір підряду для цього теж сгодится. Почнемо з того, що розпоряджатися майновими правами інтелектуальної власності можна не лише шляхом укладення прямо передбачених ГК договорів, але і інших (п. 5 ч. 1 ст. 1107 ГК). Крім того, сторони можуть укладати договори, які містять елементи різних договорів (ч. 2 ст. 628 ГК). А якщо підряд вам зовсім не милий, сторони мають право відступити в договорі від законодавчих положень про нього (ч. 3 ст. 6 ГК).
У будь-якому випадку, договір повинен не лише чітко встановлювати, що предметом його є створення твору, але і припускати передачу усіх майнові права на такий твір. Тобто, зобов'язання виконавця будуть повністю виконані тільки після передачі прав на належно створений твір.
Також необхідно розписати які саме майнові права передаються (ч. 8 ст. 33 Закони), по суті, продублювати ч. 1 ст. 440 ГК, а практика показує, що треба вказати ще і способи, і умови використання твору. Типові способи передбачені в ч. 3 ст. 15 Закону і ст. 44 ГК, а умови для використання можна встановити практично будь-кого, але краще прописати безумовне використання.
До речі, навіть якщо ви уклали договір про створення твору на замовлення безпосередньо з творцем, то він може бути визнаний договором підряду на тій лише основі, що в нім не визначені способи і умови використання твору (см, наприклад, Постанова ВГСУ від 15.03.2011 р. в справі № 01/76-68 (04/92-68 (06-5-400/401))).
Правильне складання договору про створення ПО, з урахуванням названої і інших пасток законодавства, тема занадто велика для однієї статті. У будь-якому випадку, необхідно розбиратися в тому, у кого виникають права і по якого ланцюжка вони перейдуть до вас, враховувати податкові аспекти, а також пам'ятати, що не буває повного і точного технічного завдання, як і ідеально написаного ПО без багов.
Микита Полатайко
Координатор групи ИТ
