Украина стремится поскорей перейти к информационной экономике, и хотя к этой цели еще нужно пройти не малый путь, информационные технологии уже стали жизненно необходимыми во многих сферах. Украинские предприятия не просто используют компьютерную технику и программное обеспечение, а даже заказывают создание индивидуальных программных продуктов.
Бюджеты проектов по созданию компьютерных программ и баз данных на заказ достигают сотен миллионов гривен, но часто заказчик получает от исполнителя требование о выплате роялти за использование продукта, созданного за его же деньги. Искать виновных в таких ситуациях можно и среди юристов заказчика, и среди недобросовестных исполнителей, ми же предлагаем рассмотреть недостатки украинского законодательства, которые способствуют возникновению таких ситуаций.
Заказы не принимаются
Начнем с того, какие нормы регулируют создание программного обеспечения (ПО) по заказу? Гражданский кодекс Украины (ГК) содержит специальные нормы о создании объекта интеллектуальной собственности (ОИС) по заказу, ст. 430 и ст. 1112 регулируют преимущественно вопросы прав на создаваемый ОИС.
Парадоксально, но текст данных положений ограничивает их распространение. Они регулируют лишь отношения, которые возникают в связи с исполнением заказа творцом, то есть человеком, который непосредственно создает ОИС. Выходит, что указанные нормы не распространяются на случаи, когда исполнитель по договору юридическое или физическое лицо, которые нанимают других людей для создания ОИС. В тоже время, исполнителями больших заказов на создание ПО преимущественно являются именно юрлица.
Всё подряд
Раз указанные нормы не всегда применяются, есть ли еще какое-то нормативное регулирование, кроме общих требований к договорам? Поскольку по сути стороны договорились о выполнении работ, результатом которых будет ПО, то такой договор можно считать договором подряда, предусмотренного главой 61 ГК. Данная позиция уже давно нашла свое отображение в судебной практике (например, согласование Львовского апелляционного хозяйственного суда по делу № 4/78-38 от 17.12.2009 г.).
И хотя положения о договорах подряда предполагают не только изготовление и изменение вещей, но и выполнение других работ с передачей их результата заказчику (ч. 2 ст. 837 ГК), суды считают результатом работ по созданию ОИС не имущественные права на него, а экземпляр (материальный объект), в котором этот ОИС воплощен (см., например, Постановление ВГСУ от 15.03.2011 г. в деле № 01/76-68 (04/92-68 (06-5-400/401))).
Также удивительно, что достаточно часто стороны даже не пытаются назвать договор созданием ОИС по заказу или другим способом урегулировать вопрос прав интеллектуальной собственности на результат работ.
Пожизненное содержание
Таким образом, у нас складывается ситуация, когда заказчик заплатил за работу, но имущественных прав на ОИС не получил. Значит, права остались либо у подрядчика, либо у творца (конечного исполнителя), либо у них совместно. И эти права позволяют им разрешать и запрещать (ч. 1 ст. 440 ГК) заказчику использовать ПО, созданное за его же деньги, а главное - требовать за такое использование отдельную плату (ст. 445 ГК).
Конечно, ст. 12 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» (Закон) четко различает права на произведение и право собственности на материальный объект, в котором оно воплощено. Это вызывает вполне логичный вопрос, можно ли считать пользование экземпляром ПО использованием ОИС? Но в случае с ПО, которое невозможно использовать, не записывая его в память устройства (локально или в облаке), все не в пользу заказчика. Согласно ст. 1 Закона, запись экземпляра произведения в электронной (цифровой), оптической или другой форме, которую может считывать компьютер, признается воспроизведением. А воспроизведение - это использование произведения (ч. 1 ст. 441 ГК), потому требует разрешение правообладателя.
В общем, заказчику приходится принимать сложное решение, либо заказывать новое ПО, получать на него имущественные авторские права и снова тратить на это большие деньги, либо платить исполнителю за использование существующего ПО еще многие годы.
Dura lex
Описанная ситуация - яркий пример отсталости правового регулирования от реального уровня развития общественных отношений. Очевидно, что прогресс шагнул далеко вперед и целью заказа таких произведений как ПО является не материальный объект, в котором воплощено произведение, а права на него. Потому результатом работ, в данном случае, нельзя назвать только произведение в отрыве от имущественных прав интеллектуальной собственности.
С другой стороны, заказанное ПО может содержать элементы, имущественные права на которые исполнитель (разработчик) не хотел бы отчуждать, так как планирует использовать эти элементы в составе другого ПО для других клиентов или собственных нужд. Потому, для сохранения баланса интересов, заказчик должен получить как минимум лицензию на использование ПО.
Безусловно, идеальным решением проблемы было бы устранение пробела в законодательстве таким образом, чтобы закон оставлял сторонам право определить все по-своему.
Соседский подряд
Законодательство наших северных соседей, кстати, содержит достаточно прогрессивные нормы по этому вопросу. Прежде всего, Гражданский кодекс Российской Федерации (ГКРФ) разделяет создание произведения по заказу лично автором (ст. 1288 ГКРФ. Договор авторского заказа), подрядчиком, который сам автором не является (ст. 1296 ГКРФ. Произведения, созданные по заказу) и создание произведения при выполнении работ, которые прямо не предусматривали его создание (ст. 1297 ГКРФ. Произведения, созданные при выполнении работ по договору).
Если произведение создано по заказу, то все имущественные права на произведение принадлежат заказчику, если стороны не предусмотрели иное в договоре (ст. 1296 ГКРФ). Если же произведение создано при выполнении работ, которые прямо не предусматривали его создание, все имущественные права на произведение принадлежат исполнителю, если стороны не предусмотрели иное в договоре (ст. 1297 ГКРФ).
При этом, если имущественные права принадлежат заказчику, то исполнитель получает право безвозмездно использовать такое произведение для собственных нужд. А если имущественные права принадлежат исполнителю, то заказчик вправе безвозмездно использовать такое произведение в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор (ст. 1296, ст. 1297 ГКРФ).
Свобода договора как решение
Пока подобные положения не появились в украинском законодательстве, эти моменты можно и нужно урегулировать в договоре. И договор подряда для этого тоже сгодится. Начнем с того, что распоряжаться имущественными правами интеллектуальной собственности можно не только путем заключения прямо предусмотренных ГК договоров, но и других (п. 5 ч. 1 ст. 1107 ГК). Кроме того, стороны могут заключать договоры, которые содержат элементы разных договоров (ч. 2 ст. 628 ГК). А если подряд вам совсем не мил, стороны вправе отступить в договоре от законодательных положений о нем (ч. 3 ст. 6 ГК).
В любом случае, договор должен не только четко устанавливать, что предметом его является создание произведения, но и предполагать передачу всех имущественные права на такое произведение. То есть, обязательства исполнителя будут полностью выполнены только после передачи прав на надлежаще созданное произведение.
Также необходимо расписать какие именно имущественные права передаются (ч. 8 ст. 33 Закона), по сути, продублировать ч. 1 ст. 440 ГК, а практика показывает, что нужно указать еще и способы, и условия использования произведения. Типичные способы предусмотрены в ч. 3 ст. 15 Закона и ст. 44 ГК, а условия для использования можно установить практически любые, но лучше прописать безусловное использование.
К слову, даже если вы заключили договор о создании произведения на заказ непосредственно с творцом, то он может быть признан договором подряда на том лишь основании, что в нем не определены способы и условия использования произведения (см., например, Постановление ВГСУ от 15.03.2011 г. в деле № 01/76-68 (04/92-68 (06-5-400/401))).
Правильное составление договора о создании ПО, с учетом названной и других ловушек законодательства, тема слишком большая для одной статьи. В любом случае, необходимо разбираться в том, у кого возникают права и по какой цепочки они перейдут к вам, учитывать налоговые аспекты, а также помнить, что не бывает полного и точного технического задания, как и идеально написанного ПО без багов.
Никита Полатайко
Координатор группы ИТ
