Що таке "вичерпання прав"?
За загальним правилом використання торгової марки (знаку для товарів і послуг), здійснюване не конкретно власником відповідного свідоцтва, власником міжнародної реєстрації або особою, торгова марка якої визнана добре відомою, вимагає отримання дозволу (ліцензії) на її використання.
Проте з цього правила існує декілька виключень, одним з яких є вичерпання прав.
Поняття "Вичерпання прав" переважно доктринальне і припускає відсутність у правовласника права забороняти іншим особам використання своєї торгової марки, нанесеної на певний товар, після того, як ним особисто або з його згоди такий товар був введений в цивільний обіг. Отже, майнові права інтелектуальної власності правовласника на торгову марку по відношенню до цього товару "вичерпуються", що у свою чергу дозволяє вільно реалізовувати право власності на товар і не створює зайвих перешкод для його вільного звернення на ринку.
Залежно від того, на якій території товар має бути введений в цивільний обіг, щоб інші особи мали право вільно його використовувати (без згоди правовласника), виділяють три види вичерпання прав :
- міжнародний (незалежно від того, де товар був введений в цивільний обіг, правовласник не має права забороняти використання своєї торгової марки по відношенню до цього товару);
- регіональний (якщо вказане право вичерпується на території певного регіону, де товар був введений в цивільний обіг);
- національний (у разі, якщо вільне використання товару на території деякої держави може здійснюватися тільки після того, як він був введений в цивільний обіг саме цієї держави).
Вичерпання прав на торгову марку в Україні: національне або міжнародне?
На законодавчому рівні принцип вичерпання прав передбачений в п.6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі по тексту - "Закон про знаки"), згідно з яким виняткове право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на використання знаку для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва або з його згоди, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальший продажем товар, зокрема у разі зміна або погіршення стан товар після введення він в цивільний оборот.
Очевидно, що приведена вище норма не дозволяє однозначно визначити, який саме вид вичерпання прав закріплений законодавцем - національний або міжнародний.
В протилежність цьому в Законі України "Про авторське право і суміжні права" (ч.7 ст. 15) міститься чітка вказівка на те, що екземпляри правомірно опублікованого твору мають бути законним чином введені в цивільний обіг шляхом їх першого продажу в Україні.
Враховуючи те, що в п.6 ст. 16 Закону України про знаки такої вказівки немає, можна вважати, що законодавець свідомо не встановив ніяких обмежень відносно території, де товар має бути введений в цивільний обіг, а тому цілком виправдано виходити з того, що в Україні діє міжнародний принцип вичерпання прав на торгові марки.
Слід підкреслити, що останнє не суперечить положенням п.4 ст. 16 Закону про знаки, відповідно до яких імпорт (ввезення) і експорт (вивезення) товару з нанесеним на нього знаком розглядаються в якості окремих способів використання знаку. Це пов'язано з тим, що в даному випадку йдеться про ситуацію, коли правовласник надає певній особі дозвіл (ліцензію) на нанесення знаку на товар і його подальший імпорт або експорт, а сам не здійснює перше введення товару в оборот. При цьому наступний цивільний оборот товару, вже ввезеного або вивезеного на підставі відповідного ліцензійного договору, не потребуватиме ніяких додаткових дозволів правовласника.
|
Аліна Берестовская |
А що на практиці?
В той же час, як показує практика, контролюючі органи (у тому числі податкові інспекції і митниці) при проведенні окремих перевірок дотримуються підходу, згідно з яким потрібно укладення ліцензійного договору (отримання дозволу від правовласника) для здійснення імпорту і продажу в Україні товару, який був введений в цивільний обіг на території іншої держави. Фактично так само відстоюється точка зору про правомірність застосування в Україні національного принципу вичерпання прав на торгові марки.
Проте обгрунтованість вказаної позиції не підтверджується ні законодавством, ні судовою практикою, що формується, в адміністративних справах, про що свідчить наступне.
- Якщо правовласником або іншою особою по його згоді на товар була нанесена торгова марка, подальше ввезення (імпорт) товару на територію України і його продаж не повинні регулюватися ліцензійними договорами, а тому відсутні правові підстави для виплати ліцензійних платежів (роялті).
В даному випадку для правового оформлення стосунків сторін досить укладати тільки договори постачання товарів.
Правомірність останнього підтверджується постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 16.10.2013 р. у справі № 2а-16725/12/2670 і визначенням Київського апеляційного адміністративного суду від 07.03.2013 р. у справі № 2а-13416/12/2670 (залишеному без змін визначенням Вищого адміністративного суду України від 29.07.2013 р.).
- Оскільки виплата роялті не є умовою продажу товару, на який правовласником або з його згоди була нанесена торгова марка (за договором постачання), відсутні визначені законодавством підстави для включення сум ліцензійних платежів (роялті) в митну вартість оцінюваних товарів.
Відповідні підстави передбачені в п.3 ч.10 ст. 58 Митного кодексу України, згідно з якими при визначенні митної вартості до ціни, яка була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, додаються роялті і інші ліцензійні платежі, що стосуються оцінюваних товарів і які покупець повинен сплатити прямо або побічно як умова продажу оцінюваних товарів, якщо такі платежі не включаються в ціну, яка була фактично сплачена або підлягає сплаті.
Приведений підхід простежується в постанові Київського апеляційного адміністративного суду від 16.10.2013 р. у справі № 2а-16725/12/2670, а також в постанові Окружного адміністративного суду міста Києва від 11.12.2012 р. у справі № 2а-13416/12/2670 (залишеному без змін постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 07.03.2013 р. і постановою Вищого адміністративного суду України від 29.07.2013 р.).
- Якщо перше введення товару в цивільний оборот під певною торговою маркою відбувається за межами території України, не потрібно дозвіл власника такої торгової марки для її використання в рекламі цього товару, якщо власник не виразить відповідної вимоги.
При цьому витрати на рекламу товару під вказаною торговою маркою, пов'язані з господарською діяльністю і належним чином підтверджені первинними документами (зокрема, договорами, актами виконаних робіт, накладними), можуть бути включені до складу витрат, що враховуються при розрахунку об'єкту оподаткування податком на прибуток підприємств.
Такого висновку дійшов Окружний адміністративний суд міста Києва в постанові від 21.10.2011 р. у справі № 2а-12435/11/2670 (залишеному в силі постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 19.06.2012 р.) і постанові від 25.06.2013 р. у справі № 826/8292/13-а (залишеному в силі постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 27.08.2013 р.).
Судами у вищезгаданих рішеннях не було взято до уваги думку відповідача (Державній податковій інспекції в Голосіївському районі міста Києва) про неможливість встановлення зв'язку рекламних послуг, що стосуються раніше введених в цивільний обіг товарів, з господарською діяльністю позивача (обличчя, яке було замовником таких послуг). У обох випадках Державна податкова інспекція в Голосіївському районі міста Києва в обгрунтування своєї позиції посилалася на те, що позивач не є власником торгової марки і не провів оплату на адресу власника цієї торгової марки. На противагу цьому судами було встановлено безпосередній зв'язок господарських операцій по виготовленню рекламних матеріалів з господарською діяльністю позивача. Так, враховуючи, що вказана діяльність полягала в здійсненні імпорту товарів з нанесеними торговими марками, які вже були введені їх власниками в цивільний оборот за межами території України, а рекламні заходи проводилися для стимулювання продажів товарів цих торгових марок, суди вирішили, що документально підтверджені позивачем витрати пов'язані з його діяльністю і мають бути включені до складу витрат операційної діяльності, а саме інших витрат (витрат на збут, які включають витрати, пов'язані з реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг) на підставі п.п. 138.10.3 п.138.10 ст. 138 Податкового кодексу України.
Більше того недоцільність укладення ліцензійного договору з метою здійснення імпорту, продажу або реклами товарів, уперше введених в цивільний обіг на території інших країн, підтверджується судовою практикою в господарських, цивільних справах і справах про адміністративні правопорушення:
- Господарський суд міста Києва в рішенні від 28.01.2014 р. у справі № 910/15579/13 зробив висновок, що використання торгової марки без укладення ліцензійного договору в рекламних матеріалах і шляхом розміщення на веб-сайті в мережі Інтернет, з метою ідентифікації товарів, що містять таку ??торгову марку, не може вважатися порушенням прав власника свідоцтва на відповідний знак для товарів і послуг.
- До подібного висновку прийшов Апеляційний суд Харківської області в рішенні від 16.10.2012 р. (справа № 5966/11) і Вищий спеціалізований суд України по розгляду цивільних і карних справ в постанові від 14.11.2012 р., яким рішення Апеляційного суду Харківської області було залишене без змін. Вищий спеціалізований суд України по розгляду цивільних і карних справ, спираючись на приписи ч.6 ст. 16 Закону про знаки, підкреслив, що проведення відповідачем діяльності по рекламі (просуванню) на ринку і продажі товарів, що містять що належать позивачеві на праві власності знаки для товарів і послуг, може свідчити про порушення його прав, тільки якщо буде доведено, що товари є контрафактними або були неправомірний введені в господарський обіг при купівлі, або незаконно перетнули митну територію України.
- До того ж використання знаків для товарів і послуг шляхом переміщення товарів з нанесеними на них знаками не може розглядатися як переміщення заборонених до ввезення товарів, а тому відповідний дозвіл правовласника не потрібно. Таку думку висловили Малиновский районний суд міста Одеси в постанові від 06.02.2014 р. і Апеляційний суд Одеської області в постанові від 07.03.2014 р. (справа № 521/278/14-п).
Декілька слів про риски
Особливої уваги вимагає розгляд питання про те, які несприятливі наслідки можуть настати, якщо відповідний ліцензійний договір все-таки буде укладений.
Найбільш відчутним наслідком може бути виникнення ситуації, при якій ліцензіату доведеться збільшити прибуток, що підлягає оподаткуванню на прибуток підприємств, на суму витрат на роялті. Це пояснюється наступним.
Згідно п.п. 140.1.2 п.140.1 ст. 140 Податкового кодексу України при визначенні об'єкту оподаткування враховуються такі витрати подвійного призначення, як витрати по нарахуванню роялті.
Узагальнювальною податковою консультацією з деяких питань оподаткування на прибуток при виплаті роялті, затвердженої наказом Державної податкової служби України від 15.02.2012 р. № 122, також передбачено, що, загалом, витрати по нарахуванню роялті відносяться до витрат подвійного призначення, що враховуються при визначенні об'єкту оподаткування у складі інших витрат.
Виходячи з того, що здійснення імпорту, продажу або реклами товарів, на які правовласником або іншою особою по його згоді було нанесено торгову марку, не вимагає отримання дозволу правовласника, можна припустити, що ліцензійний договір, предметом якого є надання такого дозволу, не може розглядатися в якості належного документу, що підтверджує витрати.
Останнє, у свою чергу, дозволить контролюючому органу при проведенні перевірки мати законні підстави для збільшення суми грошового зобов'язання по податку на прибуток підприємств, включаючи як основний платіж, так і за штрафні (фінансові) санкції.
І наприкінці
Зважаючи на наявність різних суджень відносно того, який принцип вичерпання прав на торгові марки закріплений на законодавчому рівні, в п.6 ст. 16 Закону України про знаки слід внести уточнення, якими передбачити, на якій території має бути здійснене введення товару в цивільний оборот.
Проте до тих пір, поки відповідні зміни будуть прийняті і набудуть чинності, на мій погляд, необхідно дотримуватися міжнародного принципу вичерпання прав, а тому використовувати уперше введений в цивільний обіг товар з нанесеною на нього власником або з його згоди торговою маркою, без отримання дозволу власника (без укладення ліцензійного договору), незалежно від того, сталося це на території України, або за її межами.
Аліна Берестовскаяюрист патентно-юридичного агентства "Синергія"
