Что такое «исчерпание прав»?
По общему правилу использование торговой марки (знака для товаров и услуг), осуществляемое не конкретно собственником соответствующего свидетельства, владельцем международной регистрации или лицом, торговая марка которого признана хорошо известной, требует получения разрешения (лицензии) на ее использование.
Однако из данного правила существует несколько исключений, одним из которых является исчерпание прав.
Понятие «исчерпание прав» преимущественно доктринальное и предполагает отсутствие у правообладателя права запрещать другим лицам использование своей торговой марки, нанесенной на определенный товар, после того, как им лично или с его согласия такой товар был введен в гражданский оборот. Следовательно, имущественные права интеллектуальной собственности правообладателя на торговую марку по отношению к этому товару «исчерпываются», что в свою очередь позволяет свободно реализовывать право собственности на товар и не создает лишних препятствий для его свободного обращения на рынке.
В зависимости от того, на какой территории товар должен быть введен в гражданский оборот, чтобы другие лица имели право свободно его использовать (без согласия правообладателя), выделяют три вида исчерпания прав:
- международный (независимо от того, где товар был введен в гражданский оборот, правообладатель не имеет права запрещать использование своей торговой марки по отношению к данному товару);
- региональный (если указанное право исчерпывается на территории определенного региона, где товар был введен в гражданский оборот);
- национальный (в случае, если свободное использование товара на территории некоторого государства может осуществляться только после того, как он был введен в гражданский оборот именно этого государства).
Исчерпание прав на торговую марку в Украине: национальное или международное?
На законодательном уровне принцип исчерпания прав предусмотрен в п.6 ст. 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (далее по тексту - «Закон о знаках»), согласно которому исключительное право владельца свидетельства запрещать другим лицам использовать без его согласия зарегистрированный знак не распространяется на использование знака для товара, введенного под этим знаком в гражданский оборот владельцем свидетельства или с его согласия, при условии, что владелец свидетельства не имеет веских оснований запрещать такое использование в связи с дальнейшей продажей товара, в частности в случае изменения или ухудшения состояния товара после ввода его в гражданский оборот.
Очевидно, что приведенная выше норма не позволяет однозначно определить, какой именно вид исчерпания прав закреплен законодателем - национальный или международный.
В противоположность этому в Законе Украины «Об авторском праве и смежных правах» (ч.7 ст. 15) содержится четкое указание на то, что экземпляры правомерно опубликованного произведения должны быть законным образом введены в гражданский оборот путем их первой продажи в Украине.
Учитывая то, что в п.6 ст. 16 Закона Украины о знаках такого указания нет, можно полагать, что законодатель сознательно не установил никаких ограничений относительно территории, где товар должен быть введен в гражданский оборот, а потому вполне оправданно исходить из того, что в Украине действует международный принцип исчерпания прав на торговые марки.
Следует подчеркнуть, что последнее не противоречит положениям п.4 ст. 16 Закона о знаках, в соответствии с которыми импорт (ввоз) и экспорт (вывоз) товара с нанесенным на него знаком рассматриваются в качестве отдельных способов использования знака. Это связано с тем, что в данном случае речь идет о ситуации, когда правообладатель предоставляет определенному лицу разрешение (лицензию) на нанесение знака на товар и его дальнейший импорт или экспорт, а сам не осуществляет первое введение товара в оборот. При этом последующий гражданский оборот товара, уже ввезенного или вывезенного на основании соответствующего лицензионного договора, не будет нуждаться ни в каких дополнительных разрешениях правообладателя.
|
Алина Берестовская |
А что на практике?
Вместе с тем, как показывает практика, контролирующие органы (в том числе налоговые инспекции и таможни) при проведении отдельных проверок придерживаются подхода, согласно которому требуется заключение лицензионного договора (получение разрешения от правообладателя) для осуществления импорта и продажи в Украине товара, который был введен в гражданский оборот на территории другого государства. Фактически подобным образом отстаивается точка зрения о правомерности применения в Украине национального принципа исчерпания прав на торговые марки.
Однако обоснованность указанной позиции не подтверждается ни законодательством, ни формирующейся судебной практикой в административных делах, о чем свидетельствует следующее.
- Если правообладателем или другим лицом по его согласию на товар была нанесена торговая марка, дальнейший ввоз (импорт) товара на территорию Украины и его продажа не должны регулироваться лицензионными договорами, а потому отсутствуют правовые основания для выплаты лицензионных платежей (роялти).
В данном случае для правового оформления отношений сторон достаточно заключать только договоры поставки товаров.
Правомерность последнего подтверждается постановлением Киевского апелляционного административного суда от 16.10.2013 г. по делу № 2а-16725/12/2670 и определением Киевского апелляционного административного суда от 07.03.2013 г. по делу № 2а-13416/12/2670 (оставленном без изменений определением Высшего административного суда Украины от 29.07.2013 г.).
- Поскольку выплата роялти не является условием продажи товара, на который правообладателем или с его согласия была нанесена торговая марка (по договору поставки), отсутствуют определенные законодательством основания для включения сумм лицензионных платежей (роялти) в таможенную стоимость оцениваемых товаров.
Соответствующие основания предусмотрены в п.3 ч.10 ст. 58 Таможенного кодекса Украины, согласно которым при определении таможенной стоимости к цене, которая была фактически уплачена или подлежит уплате за оцениваемые товары, добавляются роялти и другие лицензионные платежи, касающиеся оцениваемых товаров и которые покупатель должен уплатить прямо или косвенно как условие продажи оцениваемых товаров, если такие платежи не включаются в цену, которая была фактически уплачена или подлежит уплате.
Приведенный подход прослеживается в постановлении Киевского апелляционного административного суда от 16.10.2013 г. по делу № 2а-16725/12/2670, а также в постановлении Окружного административного суда города Киева от 11.12.2012 г. по делу № 2а-13416/12/2670 (оставленном без изменений постановлением Киевского апелляционного административного суда от 07.03.2013 г. и постановлением Высшего административного суда Украины от 29.07.2013 г.).
- Если первое введение товара в гражданский оборот под определенной торговой маркой происходит за пределами территории Украины, не требуется разрешение владельца такой торговой марки для ее использования в рекламе данного товара, если собственник не выразит соответствующего требования.
При этом расходы на рекламу товара под указанной торговой маркой, связанные с хозяйственной деятельностью и надлежащим образом подтвержденные первичными документами (в частности, договорами, актами выполненных работ, накладными), могут быть включены в состав расходов, учитываемых при расчете объекта налогообложения налогом на прибыль предприятий.
К такому выводу пришел Окружной административный суд города Киева в постановлении от 21.10.2011 г. по делу № 2а-12435/11/2670 (оставленном в силе постановлением Киевского апелляционного административного суда от 19.06.2012 г.) и постановлении от 25.06.2013 г. по делу № 826/8292/13-а (оставленном в силе постановлением Киевского апелляционного административного суда от 27.08.2013 г.).
Судами в вышеупомянутых решениях не было принято во внимание мнение ответчика (Государственной налоговой инспекции в Голосеевском районе города Киева) о невозможности установления связи рекламных услуг, касающихся ранее введенных в гражданский оборот товаров, с хозяйственной деятельностью истца (лица, которое было заказчиком таких услуг). В обоих случаях Государственная налоговая инспекция в Голосеевском районе города Киева в обоснование своей позиции ссылалась на то, что истец не является собственником торговой марки и не проводил оплату в адрес владельца данной торговой марки. В противовес этому судами было установлено непосредственную связь хозяйственных операций по изготовлению рекламных материалов с хозяйственной деятельностью истца. Так, учитывая, что указанная деятельность заключалась в осуществлении импорта товаров с нанесенными торговыми марками, которые уже были введены их владельцами в гражданский оборот за пределами территории Украины, а рекламные мероприятия проводились для стимулирования продаж товаров этих торговых марок, суды решили, что документально подтвержденные истцом расходы связаны с его деятельностью и должны быть включены в состав расходов операционной деятельности, а именно других расходов (расходов на сбыт, которые включают расходы, связанные с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг) на основании п.п. 138.10.3 п.138.10 ст. 138 Налогового кодекса Украины.
Более того, нецелесообразность заключения лицензионного договора с целью осуществления импорта, продажи или рекламы товаров, впервые введенных в гражданский оборот на территории других стран, подтверждается судебной практикой в хозяйственных, гражданских делах и делах об административных правонарушениях:
- Хозяйственный суд города Киева в решении от 28.01.2014 г. по делу № 910/15579/13 сделал вывод, что использование торговой марки без заключения лицензионного договора в рекламных материалах и путем размещения на веб-сайте в сети Интернет, с целью идентификации товаров, содержащих такую ??торговую марку, не может считаться нарушением прав владельца свидетельства на соответствующий знак для товаров и услуг.
- К подобному умозаключению пришел Апелляционный суд Харьковской области в решении от 16.10.2012 г. (дело № 5966/11) и Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в постановлении от 14.11.2012 г., которым решение Апелляционного суда Харьковской области было оставлено без изменений. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, опираясь на предписания ч.6 ст. 16 Закона о знаках, подчеркнул, что проведение ответчиком деятельности по рекламе (продвижению) на рынке и продаже товаров, содержащих принадлежащие истцу на праве собственности знаки для товаров и услуг, может свидетельствовать о нарушении его прав, только если будет доказано, что товары являются контрафактными или были неправомерно введены в хозяйственный оборот при покупке, или незаконно пересекли таможенную территорию Украины.
- К тому же использование знаков для товаров и услуг путем перемещения товаров с нанесенными на них знаками не может рассматриваться как перемещение запрещенных к ввозу товаров, а потому соответствующее разрешение правообладателя не требуется. Такое мнение высказали Малиновский районный суд города Одессы в постановлении от 06.02.2014 г. и Апелляционный суд Одесской области в постановлении от 07.03.2014 г. (дело № 521/278/14-п).
Несколько слов о рисках
Особого внимания требует рассмотрение вопроса о том, какие неблагоприятные последствия могут наступить, если соответствующий лицензионный договор все-таки будет заключен.
Наиболее ощутимым последствием может быть возникновение ситуации, при которой лицензиату придется увеличить прибыль, подлежащую обложению налогом на прибыль предприятий, на сумму расходов на роялти. Это объясняется следующим.
Согласно п.п.140.1.2 п.140.1 ст. 140 Налогового кодекса Украины при определении объекта налогообложения учитываются такие расходы двойного назначения, как расходы по начислению роялти.
Обобщающей налоговой консультацией по некоторым вопросам обложения налогом на прибыль при выплате роялти, утвержденной приказом Государственной налоговой службы Украины от 15.02.2012 г. № 122, также предусмотрено, что, в общем, расходы по начислению роялти относятся к расходам двойного назначения, учитываемым при определении объекта налогообложения в составе прочих расходов.
Исходя из того, что осуществление импорта, продажи или рекламы товаров, на которые правообладателем или другим лицом по его согласию было нанесено торговую марку, не требует получения разрешения правообладателя, можно предположить, что лицензионный договор, предметом которого является предоставление такого разрешения, не может рассматриваться в качестве надлежащего документа, подтверждающего расходы.
Последнее, в свою очередь, позволит контролирующему органу при проведении проверки иметь законные основания для увеличения суммы денежного обязательства по налогу на прибыль предприятий, включая как основной платеж, так и за штрафные (финансовые) санкции.
И напоследок
Принимая во внимание наличие различных суждений относительно того, какой принцип исчерпания прав на торговые марки закреплен на законодательном уровне, в п.6 ст. 16 Закона Украины о знаках следует внести уточнения, которыми предусмотреть, на какой территории должно быть осуществлено введение товара в гражданский оборот.
Однако до тех пор, пока соответствующие изменения будут приняты и вступят в силу, на мой взгляд, необходимо придерживаться международного принципа исчерпания прав, а потому использовать впервые введенный в гражданский оборот товар с нанесенной на него владельцем или с его согласия торговой маркой, без получения разрешения владельца (без заключения лицензионного договора), независимо от того, произошло это на территории Украины, или за ее пределами.
Алина Берестовская, юрист патентно-юридического агентства «Синергия»
