В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій питання захисту прав інтелектуальної власності, зокрема на торгові марки (знаки для товарів і послуг), носить особливо актуальний характер.
Власники прав інтелектуальної власності на торгову марку мають безліч способів правового захисту що належать їм прав. Зокрема, власники свідчень на торгові марки мають право забороняти іншим суб'єктам використовувати торгову марку, вимагати компенсацію за неправомірне використання марки, звертатися до суду з позовами про визнання недійсними свідчень на знаки для товарів і послуг, які відтворюють раніше зареєстровану торгову марку, звертатися в правоохоронні органи із заявами про неправомірне використання знаку для товарів і послуг (згідно ст. 229 Карного кодексу України за такі дії передбачена карна відповідальність) і ін.
В той же час законодавство України у сфері інтелектуальної власності також містить певні механізми, що дозволяють правомірно використовувати торгову марку, не порушуючи при цьому права власника відповідного свідоцтва. Одним з таких способів є визнання права попереднього користування торговою маркою.
У чому суть?
Правова основа для визнання права попереднього користування торговою маркою була закладена в Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", прийнятого 15.12.93 р. Відповідно до ч. 6 ст. 16 вказаного Закону виняткове право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення якого-небудь права, що виникло до дати подачі заявки або, якщо був заявлений пріоритет, до дати пріоритету заявки.
Конкретніше суть права попереднього користування торговою маркою викладена в Цивільному кодексі України. Так, згідно ст. 500 ГК України будь-яка особа, яка до дати подачі заявки на торгову марку або, якщо був заявлений пріоритет, до дати пріоритету заявки у своїх інтересах сумлінно використовувало торгову марку в Україні або здійснило істотну і серйозну підготовку до такого використання, має право на безкоштовне продовження такого користування або використання, передбаченого такою підготовкою.
Таким чином, суть права попереднього користування торговою маркою зводиться до того, що будь-яка особа, що використала у своїх інтересах торгову марку (чи позначення, схоже із зареєстрованою торговою маркою) способом, що відповідає класу МКТУ, для якого зареєстрований знак, до дати подачі відповідної заявки, має право на безкоштовне продовження такого використання тим же способом. Дані правила поширюються також на значну і серйозну підготовку до використання торгової марки.
Як довести?
У абсолютній більшості суперечок з приводу прав на торгові марки процес доведення права попереднього користування зводиться до пошуку належних і допустимих доказів добросовісного використання (підготовки до використання) у своїх інтересах торгової марки.
Визначення терміну "використання" торгової марки наведене в Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Згідно ч. 4 ст. 16 вказаного Закону знак вважається використаним, якщо він застосований у формі зареєстрованого знаку або у формі, що відрізняється від зареєстрованого знаку лише окремими елементами, якщо це не змінює відмітності знаку в цілому. Тобто точне відтворення форми, кольору, малюнка, шрифту, або комбінації цих елементів торгової марки у будь-якому випадку вважатиметься її використанням.
У випадку якщо знак використаний не повністю, а лише окремі його елементи, то необхідно довести, що ці елементи не змінюють відмітності знаку в цілому. Як правило, такі питання стають предметом дослідження судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.
Способи використання товарних знаків також досить різноманітні. Законом передбачено, що такими способами можуть бути:
• нанесення знаку на який-небудь товар, для якого знак зареєстрований, упаковку, в якій міститься товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивання, бирку або інший прикріплений до товару предмет;
• застосування знаку під час пропозиції і надання якої-небудь послуги, для якої знак зареєстрований;
• застосування знаку в діловій документації або рекламі і мережі Інтернет.
Отже, для доведення наявності у суб'єкта права попереднього користування торговою маркою він повинен довести не лише факт використання знаку вищезгаданими способами, але і те, що вказаний знак був використаний ним в тому ж класі МКТУ, що і знак, що охороняється зареєстрованим на іншого суб'єкта свідоцтвом.
Визначення терміну "значна і серйозна підготовка до використання знаку" в законодавстві відсутня. В той же час судова практика орієнтує на те, що питання наявності або відсутності значної і серйозної підготовки до використання товарного знаку не вимагає спеціальних знань і є питанням права, а не питанням факту (див. оглядовий лист ВХСУ від 17.04.2006 № 01-8/847). Таким чином, значна і серйозна підготовка до використання торгової марки доводиться в загальному порядку. Міра значності і серйозності підготовки оцінюється судом на підставі дослідження представлених сторонами доказів.
|
Олексій Прудкий |
Як на практиці?
Судова практика показує, що механізм визнання права попереднього користування торговою маркою найчастіше використовується протиборчими сторонами в якості контраргументу проти вимог про заборону використання торгової марки і стягнення компенсації за неправомірне використання знаку.
Наприклад, власник свідоцтва на знак для товарів і послуг поводиться з позовом проти особи, яка неправомірна, із його точки зору, використовує торгову марку власника. Користувач, у свою чергу, апелює проти таких вимог, посилаючись на існуюче у нього право попереднього користування цією торговою маркою. Такі аргументи частенько відображаються у вигляді відгуку на позовну заяву. Бувають також випадки, коли користувачі поводяться із зустрічними позовами про визнання права попереднього користування.
Доказова база для права попереднього користування може бути найрізноманітнішою. Проте при пошуку і зборі відповідних доказів необхідно пам'ятати про те, що такі докази мають бути безпосередньо пов'язані з тим класом МКТУ, по якому знак отримав правову охорону. Питання приналежності і допустимості кожного представленого сторонами доказу досліджуватиметься судом застосовано до фактичних обставин справи. Відповідно, способи доведення права попереднього користування торговою маркою індивідуальні у кожному окремому випадку.
Окрім цього, в судовій практиці існують і неодноразові випадки, коли право попереднього користування торговою маркою є самостійним предметом судового розгляду (наприклад, постанова ВХСУ від 12.11.2013 у справі № 919/554/13).
Які можливості дає право попереднього користування торговою маркою?
Право попереднього користування торговою маркою дає його власникові право безкоштовно продовжувати використовувати цей знак. Які-небудь претензії з боку власника зареєстрованого свідоцтва на цю торгову марку можуть бути відхилені з посиланням на існування права попереднього користування.
Таким чином, право попереднього користування торговою маркою встановлює певні обмеження для власника свідоцтва на торгову марку в частині можливості пред'явлення майнових і немайнових вимог до особи, що володіє правом попереднього користування. Проте право попереднього користування торговою маркою не відміняє дії свідоцтва на торгову марку і не покладає на його власника яких-небудь інших обмежень, окрім вказаних вище.
Право попереднього користування торговою маркою не дає власникові цього права повноважень забороняти іншим суб'єктам використовувати торгову марку або вимагати компенсацію за неправомірне використання знаку. В той же час право попереднього користування торговою маркою може стати правовою основою для визнання недійсним свідчення на знак для товарів і послуг в загальному порядку.
Олексій Прудкий
юрист Юридичної групи LCF
____________________________________________
"ЮРИСТ & ЗАКОН" - це електронне аналітичне видання, що входить в інформаційно-правові системи ЛІГА :ЗАКОН і створене спеціально для юристів і фахівців, що потребують якісної аналітичної інформації про зміни, що відбуваються в правовому полі України. З питань придбання видання "ЮРИСТ & ЗАКОН" звертайтеся до менеджерам ЛІГА :ЗАКОН чи до регіональних дилерів.
