В условиях стремительного развития информационных технологий вопрос защиты прав интеллектуальной собственности, в частности на торговые марки (знаки для товаров и услуг), носит особо актуальный характер.
Собственники прав интеллектуальной собственности на торговую марку имеют множество способов правовой защиты принадлежащих им прав. В частности, собственники свидетельств на торговые марки имеют право запрещать другим субъектам использовать торговую марку, требовать компенсацию за неправомерное использование марки, обращаться в суд с исками о признании недействительными свидетельств на знаки для товаров и услуг, которые воспроизводят ранее зарегистрированную торговую марку, обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о неправомерном использовании знака для товаров и услуг (согласно ст. 229 Уголовного кодекса Украины за такие действия предусмотрена уголовная ответственность) и пр.
В то же время законодательство Украины в сфере интеллектуальной собственности также содержит определенные механизмы, позволяющие правомерно использовать торговую марку, не нарушая при этом права собственника соответствующего свидетельства. Одним из таких способов является признание права преждепользования торговой маркой.
В чем суть?
Правовая основа для признания права преждепользования торговой маркой была заложена в Законе Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», принятого 15.12.93 г. В соответствии с ч. 6 ст. 16 указанного Закона исключительное право собственника свидетельства запрещать другим лицам использовать без его согласия зарегистрированный знак не распространяется на осуществление какого-либо права, возникшего до даты подачи заявки либо, если был заявлен приоритет, до даты приоритета заявки.
Более конкретно суть права преждепользования торговой маркой изложена в Гражданском кодексе Украины. Так, согласно ст. 500 ГК Украины любое лицо, которое до даты подачи заявки на торговую марку или, если был заявлен приоритет, до даты приоритета заявки в своих интересах добросовестно использовало торговую марку в Украине либо осуществило существенную и серьезную подготовку к такому использованию, имеет право на бесплатное продолжение такого пользования либо использования, предусмотренного такой подготовкой.
Таким образом, суть права преждепользования торговой маркой сводится к тому, что любое лицо, использовавшее в своих интересах торговую марку (или обозначение, схожее с зарегистрированной торговой маркой) способом, соответствующим классу МКТУ, для которого зарегистрирован знак, до даты подачи соответствующей заявки, имеет право на бесплатное продолжение такого использования тем же способом. Данные правила распространяются также на значительную и серьезную подготовку к использованию торговой марки.
Как доказать?
В абсолютном большинстве споров по поводу прав на торговые марки процесс доказывания права преждепользования сводится к поиску надлежащих и допустимых доказательств добросовестного использования (подготовки к использованию) в своих интересах торговой марки.
Определение термина «использование» торговой марки наведено в Законе Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг». Согласно ч. 4 ст. 16 указанного Закона знак считается использованным, если он применен в форме зарегистрированного знака или в форме, отличающейся от зарегистрированного знака лишь отдельными элементами, если это не изменяет отличительности знака в целом. То есть точное воспроизведение формы, цвета, рисунка, шрифта, или комбинации этих элементов торговой марки в любом случае будет считаться ее использованием.
В случае если знак использован не полностью, а лишь отдельные его элементы, то необходимо доказать, что эти элементы не изменяют отличительности знака в целом. Как правило, такие вопросы становятся предметом исследования судебной экспертизы в сфере интеллектуальной собственности.
Способы использования товарных знаков также достаточно разнообразны. Законом предусмотрено, что такими способами могут быть:
• нанесение знака на какой-либо товар, для которого знак зарегистрирован, упаковку, в которой содержится товар, вывеску, связанную с ним, этикетку, нашивку, бирку или иной прикрепленный к товару предмет;
• применение знака во время предложения и оказания какой-либо услуги, для которой знак зарегистрирован;
• применение знака в деловой документации или рекламе и сети Интернет.
Следовательно, для доказывания наличия у субъекта права преждепользования торговой маркой он должен доказать не только факт использования знака вышеуказанными способами, но и то, что указанный знак был использован им в том же классе МКТУ, что и знак, охраняемый зарегистрированным на другого субъекта свидетельством.
Определение термина «значительная и серьезная подготовка к использованию знака» в законодательстве отсутствует. Вместе с тем судебная практика ориентирует на то, что вопрос наличия либо отсутствия значительной и серьезной подготовки к использованию товарного знака не требует специальных знаний и является вопросом права, а не вопросом факта (см. обзорное письмо ВХСУ от 17.04.2006 № 01-8/847). Таким образом, значительная и серьезная подготовка к использованию торговой марки доказывается в общем порядке. Степень значительности и серьезности подготовки оценивается судом на основании исследования представленных сторонами доказательств.
|
Алексей Прудкий |
Как на практике?
Судебная практика показывает, что механизм признания права преждепользования торговой маркой чаще всего используется противоборствующими сторонами в качестве контраргумента против требований о запрете использования торговой марки и/или взыскания компенсации за неправомерное использование знака.
Например, собственник свидетельства на знак для товаров и услуг обращается с иском против лица, которое неправомерно, с его точки зрения, использует торговую марку собственника. Пользователь, в свою очередь, апеллирует против таких требований, ссылаясь на существующее у него право преждепользования этой торговой маркой. Такие аргументы зачастую отображаются в виде отзыва на исковое заявление. Бывают также случаи, когда пользователи обращаются со встречными исками о признании права преждепользования.
Доказательная база для права преждепользования может быть самой разнообразной. Однако при поиске и сборе соответствующих доказательств необходимо помнить о том, что такие доказательства должны быть непосредственно связаны с тем классом МКТУ, по которому знак получил правовую охрану. Вопрос принадлежности и допустимости каждого представленного сторонами доказательства будет исследоваться судом применимо к фактическим обстоятельствам дела. Соответственно, способы доказывания права преждепользования торговой маркой индивидуальны в каждом отдельном случае.
Помимо этого, в судебной практике существуют и неоднократные случаи, когда право преждепользования торговой маркой является самостоятельным предметом судебного разбирательства (например, постановление ВХСУ от 12.11.2013 по делу № 919/554/13).
Какие возможности дает право преждепользования торговой маркой?
Право преждепользования торговой маркой дает его владельцу право бесплатно продолжать использовать этот знак. Какие-либо претензии со стороны собственника зарегистрированного свидетельства на эту торговую марку могут быть отклонены со ссылкой на существование права преждепользования.
Таким образом, право преждепользования торговой маркой устанавливает определенные ограничения для собственника свидетельства на торговую марку в части возможности предъявления имущественных и неимущественных требований к лицу, владеющему правом преждепользования. Однако право преждепользования торговой маркой не отменяет действия свидетельства на торговую марку и не возлагает на его собственника каких-либо других ограничений, кроме указанных выше.
Право преждепользования торговой маркой не дает владельцу этого права полномочий запрещать другим субъектам использовать торговую марку или требовать компенсацию за неправомерное использование знака. В то же время право преждепользования торговой маркой может стать правовой основой для признания недействительным свидетельства на знак для товаров и услуг в общем порядке.
Алексей Прудкий,
юрист Юридической группы LCF
____________________________________________
«ЮРИСТ & ЗАКОН» - это электронное аналитическое издание, входящее в информационно-правовые системы ЛІГА:ЗАКОН и созданное специально для юристов и специалистов, нуждающихся в качественной аналитической информации об изменениях, происходящих в правовом поле Украины. По вопросам приобретения издания «ЮРИСТ & ЗАКОН» обращайтесь к менеджерам ЛІГА:ЗАКОН или к региональным дилерам.
