Є в нашому законодавстві один яскравий атавізм - необхідність укладення договору про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності у письмовій формі. Інакше - договір є нікчемним. Питання про те, чи є письмовою формою прийняття умов ліцензійної угоди, розміщеної в Інтернеті, досі вітчизняною практикою не вирішений. Відповідно, такий варіант є доки спірним і небезпечним. У результаті, практично усі вітчизняні правовласники зобов'язані укладати з кожним ліцензіатом двосторонній письмовий договір. З одного боку - це, звичайно, добре і правильно. Як з точки зору юридичних, так і податкових ризиків. З іншого боку - реалізувати цей підхід досить важко. Виходом з цієї ситуації є застосування не ліцензійного договору, а ліцензії, яка є одностороннім документом, що передбачає безумовний акцепт публічної оферти. По цьому шляху пішов Міжнародний кадровий портал HeadHunter Україна, що надає право використання бази цих резюме на сайті своїм клієнтам на підставі невиняткової ліцензії.
Як дотримати письмову форму договору?
Особливість бізнесу B2B, подібного до цього, полягає в тому, що для діставання доступу до бази даних на сайті "Фізичного контакту" c ліцензіаром, виїзду програміста або навіть просто самостійного скачування програми на комп'ютер користувача немає. Кількість постійних і потенційних користувачів велика, а доступ до бази даних потрібний вже сьогодні або максимум завтра, і часу на узгодження і підписання договору просто немає. Та і користувач цей в п'ятдесяти відсотках випадків - приватна особа або дуже маленька компанія, яке, почувши про необхідність перед оплатою підписати і повернути договір, у кращому разі сплатить невідомо коли, а в гіршому - і зовсім піде до "простіших" конкурентів. Тому при переході на ліцензійний договір завданням номер один стала необхідність дотримання письмової форми договору так, щоб 80 % клієнтів, що не відносяться до великих платників, різницю не відчули, але угода залишилася б при цьому легітимною. Передусім, з точки зору податкового законодавства в питанні віднесення таких витрат на витрати і звільнення сплаченого роялті від ПДВ.
Згідно ст. 8 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (далі - Закон) бази даних відносяться до об'єктів авторського права. Виходячи з положень п. 1 ст. 31 Закону, володар виняткових майнових прав на базу даних може повністю передати свої майнові права на неї(тут йдеться про авторський договір, опосредующем передачу виняткових майнових прав інтелектуальної власності) або надати базу даних у використання на підставі п. 1 ст. 32 Закони. У другому випадку ми маємо справу з ліцензійним договором(двох- і багатосторонньою угодою) і ліцензією(односторонньою угодою).
Відповідно до ст. 1108 Цивільного кодексу ліцензія є письмовим повноваженням(дозвіл) ліцензіара на використання ліцензіатом в певній обмеженій сфері об'єкту права інтелектуальної власності. Оскільки ліцензія є дозволом ліцензіара, який надається ліцензіату, то воно має бути видане і підписане як дозвіл в односторонньому порядку. Ліцензія на використання об'єкту права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору. Використовувати можна і те, і інше. Рішення приймається залежно від категорії клієнта, і часто - від ціни угоди.
По своїй правовій природі ліцензія - це оферта, акцептом якої є не підписання її іншою стороною, а виконання якої-небудь дії, що підтверджує, що ліцензія прийнята.
По суті, ліцензія - це договір приєднання в розумінні ст. 634 Цивільні кодекси. Умови такого договору можуть бути встановлені одній із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути ув'язнений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору. Цей вивід підтверджується п. 47 постанов Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 року "Про деякі питання практики вирішення суперечок, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності".
По своїй правовій природі ліцензія - це оферта, акцептом якої є не підписання її іншою стороною, а виконання якої-небудь дії, що підтверджує, що ліцензія прийнята.
У випадку з нашим сайтом прийняттям ліцензії є активація доступу до бази даних в робочому кабінеті користувача, що пройшов попередню реєстрацію на сайті. Активація відбувається тільки після оплати рахунку, який будь-який клієнт, що зареєструвався, може собі сформувати сам на сайті, вибравши собі необхідний вид і об'єм доступу(вид ліцензії). І найголовніше - у момент активації, згідно з умовами ліцензії, клієнт отримує акт надання невиняткової ліцензії на використання фрагмента бази цих резюме.
Щоб у контролюючого органу не виникло питання про правомірність використання ліцензії, а головне(!) про обгрунтованість віднесення придбання ліцензії на витрати, ліцензія разом з оригіналом рахунку і акту вивантажується бухгалтерією з 1C, підписується в односторонньому порядку уповноваженим представником ліцензіара і спрямовується клієнтом в пакеті з усіма бухгалтерськими документами.
Використовуємо ліцензію в господарській діяльності
Компанія, яка придбала ліцензію з метою віднесення її на витрати, повинна, звичайно, обгрунтувати таку купівлю необхідністю її використання і зв'язком зі своєю господарською діяльністю. Для цього ліцензіат повинен отримати від ліцензіара акт прийому-передачі ліцензії / ліцензійних прав.
Але податкові органи упевнені, що такого акту недостатньо. І їх в цій думці підтримують суди. Згідно з постановою Вищого адміністративного суду України від 27 січня 2009 року у справі № До-6880/07 "... роялті припускає реальне використання будь-якого авторського права…". І як вказав ВАСУ, наявність в матеріалах справи тільки актів виконання взаємних зобов'язань(тобто актів, що підтверджують передачу прав з одного боку, і оплату - з іншою) недостатньо для підтвердження факту здійснення господарських операцій з використанням прав за договором.
Тобто судова практика підтверджує, що у рамках стосунків, опосредующих передачу прав на використання об'єктів інтелектуальної власності, за які сплачується роялті, наявність тільки актів про передачу таких прав є недостатнім для підтвердження використання об'єктів інтелектуальної власності, зокрема, бази цих резюме, яка знаходиться на сайті.
Треба переконати перевіряючих в тому, що об'єкт інтелектуальної власності дійсно використовувався. Притому використовувався саме так, як це описано в умовах ліцензії. Якщо умови ліцензії передбачають перегляд, компіляцію і скачування даних певним способом, то саме так і повинне було відбуватися використання даних з бази.
Якщо використовувати досвід HeadHunter Україна, варто відмітити, що оскільки ліцензія передбачає можливість перегляду резюме, групування їх в різні портфелі, отримання відгуків на вакансії, то таке використання підтверджується звітом про використання бази даних, який формується програмним забезпеченням сайту. Такий звіт дає детальну і повну інформацію про використання бази даних по особах, датах і способах використання, з урахуванням положень ст. 15 Закону.
|
Ганна Воеводина |
Звільняємося від податків також правильно
Ну і наприкінці хочеться відмітити, що передача прав на використання бази даних як об'єкту авторського права дає основу звільнити цю операцію від ПДВ. Це усім зрозуміло - про це прямо говорить п. 196.1.6 Податкового кодексузгідно з яким роялті не є об'єктом ПДВ.
Проте, для того, щоб правильно і безпечно використовувати цю норму, не ризикуючи отримати донарахування податкових зобов'язань, в договорах про передачу прав, будь то ліцензія або ліцензійний договір, треба чітко вказати об'єм прав і способи використання об'єкту, позначивши, чи що?ензия є невинятковою, тобто може бути надана не лише одному ліцензіату, і не надає останньому права її відчуження третім особам. Тому що, на відміну від лояльного законодавства про інтелектуальну власність, Податковий кодекс під поняттям "роялті" розуміє далеко не будь-який платіж, що вважається за будь-яке використання об'єкту інтелектуальної власності.
Згідно п. 14.1.225 НКУ не рахуються роялті платежі за отримання об'єктів власності у володіння або розпорядження або власність особи або, якщо умови користування такими об'єктами інтелектуальної власності надають право користувачеві продати або здійснити відчуження іншим способом такого об'єкту власності або оприлюднити(розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права на інформацію відносно промислового, комерційного або наукового досвіду(ноу-хау), за винятком випадків, коли таке обнародування(розголошування) є обов'язковим згідно із законодавством України.
Таким чином, передача виняткових прав на той або інший об'єкт інтелектуальної власності з правом наступного відчуження таких прав будь-яким способом, так само як і публікація/обнародування об'єкту, не є тим роялті, про яке йде мова в Податковому кодексі. І як результат - стано?ится об'єктом ПДВ.
Ганна Воеводина,
керівник юридичного департаменту
компанії "HeadHunter Україна"
______________________________________
"ЮРИСТ & ЗАКОН" - це електронне аналітичне видання, що входить в інформаційно-правові системи ЛІГА :ЗАКОН і створене спеціально для юристів і фахівців, що потребують якісної аналітичної інформації про зміни, що відбуваються в правовому полі України. З питань придбання видання "ЮРИСТ & ЗАКОН" звертайтеся до менеджерам ЛІГА :ЗАКОН чи до регіональних дилерів.
