Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів

«Серый» импорт в Украине: быть или не быть?

21.01.2014, 10:49
34
6
Мария Ортинская
Директор патентного бюро «IPStyle»

Сегодня «серый» импорт набирает обороты: появилась множество магазинов, в том числе в сети Интернет, предлагающих одежду, парфюмерию, косметику, мобильную и бытовую технику, ввозимую в Украину без согласия владельцев торговых марок. Выросло и число обращений правообладателей или их официальных дилеров к интернет-магазинам по продаже таких товаров (материал публикуется на языке оригинала).

         На сьогодні «сірий» імпорт набирає обертів: з'явилась безліч магазинів, в тому  числі в мережі Інтернет, що пропонують одяг, парфумерію, косметику, мобільну та побутову техніку,  ввезену в Україну без згоди власників торговельних марок. Зросло і число звернень правовласників або їх офіційних дилерів до інтернет-магазинів щодо продажу таких товарів.

         «Сірий» або паралельний імпорт — це ввезення з метою продажу оригінальних товарів, що були введені в цивільний обіг на території іншої країни. Наприклад, продаж в Україні автомобіля, що був виготовлений для ринку ОАЕ. У цьому випадку «сірі» дилери автомобілів  стверджують, що товари є оригінальними, а отже і можуть реалізовуватись в Україні.

         Проте позиція виробника може бути іншою, і, як правило, продиктована бажанням контролювати іноземні ринки, диктувати ціни, видозмінювати характеристики товару залежно від ринку. Слід зазначити, що позицію виробників підтримують, а досить часто диктують офіційні імпортери, адже вони зацікавлені у встановленні монополії на ринку.

         Що ж стосується позиції споживача, то вона може бути різною — від свідомого вибору товару вперше реалізованого на іншому ринку з більш низькою ціною або з іншими характеристиками до покупки такого товару не будучи обізнаним про його походження.

         Якщо ж звернутись до законодавства, то регулювання цього питання не є однозначним.  Так звані «сірі» дилери посилаються на принцип вичерпання прав, відповідно до якого власник торговельної марки не має права забороняти продаж товару, що був ним або за його згоди введений в цивільний обіг. Наприклад, власник торговельної марки не може вам заборонити продати власний автомобіль. Незважаючи на простий для розуміння на перший погляд принцип вичерпання прав, постає декілька питань:

-  вичерпання прав стосується товару, що був введений в цивільний обіг в якій країні?

- що вважається введенням в цивільний обіг? Наприклад, чи вважається введенням в цивільний обіг поширення тестерів косметичної та парфюмерної продукції?

- як регулюється дане питання у випадку продажу одного й того ж товару на різних ринках під різними торговельними марками (наприклад, одна модель автомобіля виходить для європейського ринку під однієї торговельною маркою, для американського — під іншою).

         Що ж стосується першого питання, то слід зазначити, що існує декілька підходів до вичерпання прав:

- національний, відповідно до якого  права на торговельні марки мають територіальний характер, саме тому права вважаються вичерпаними для кожної країни окремо, а отже, паралельний імпорт  заборонений;

- міжнародний, відповідно до якого права вичерпуються після продажу товарів в будь-якій з країн;

 - регіональний, що зокрема запроваджений в ЄС, відповідно до якого права вичерпуються після продажу товарів на території однієї з країн-учасників ЄС. 

         Відповідно до ч.6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» виключне право власника свідоцтва забороняти іншим  особам  використовувати  без його згоди зареєстрований знак не поширюється  на використання знака для товару,  введеного під  цим  знаком  в  цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою,  за умови,  що власник  свідоцтва  не  має  вагомих  підстав  забороняти  таке  використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі  зміни або погіршення його стану  після введення  в  цивільний  оборот.

         Для порівняння, відповідно до ст. 1487 Цивільного кодексу Російській Федерації не є порушенням виключного права на товарний знак використання цього товарного знаку третіми особами по відношенню до товарів, що були введені в цивільний обіг на території Російської Федерації безпосереднього власником або з його згоди. 

         Тобто, як бачимо, в РФ діє принцип національного вичерпання прав, що дає можливість правовласникам та офіційним дистриб'юторам переслідувати паралельний імпорт. В Україні питання до підходу вичерпання прав є дискусійним. З однієї сторони, в ч. 6 ст. 16 не йдеться мова про ту чи іншу країну, а отже можна говорити про міжнародний підхід. Проте є інші думки фахівців, які посилаючись на територіальний характер прав на торговельну марку, вважають що введення в цивільний обіг стосується території України, а тому і діє принцип національного вичерпання прав.

         Незважаючи на неоднозначне трактування підходу до вичерпання прав в Україні, важливим для виробника є положення ч. 6 ст. 16 закону, відповідно до якого власник може забороняти продаж товару і після введення його в цивільний оборот, якщо є вагомі  підстави  забороняти  таке використання, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару. Наприклад, виробник автомобілів може посилатись на це положення при забороні продажу автомобілів, що були виготовлені для інших ринків і не пристосовані до холодних кліматичних умов. Вищевказану умову про погіршення  можна застосувати практично до будь-якого товару. Наприклад, щодо мобільного телефону — відсутність інтерфейсу, інструкції користувача на українській мові. 

         При застосуванні принципу вичерпання прав цікавим є питання щодо поняття «введення в цивільний обіг».  Оскільки в Україні це питання не врегульоване, звернемось до практики ЄС: L'Oreal звинувачував eBay у неправомірній рекламі з метою наступного продажу тестерів, шо були марковані надписом  «Не для продажу». Компанія Ebay, намагаючись уникнути відповідальності, посилалась на принцип вичерпання прав, проте суд вирішив що тестери не можуть вважатись введеними в цивільний обіг,  а отже і не може застосовуватись принцип вичерпання прав.  

         Аналізуючи практику ЄС, варто зазначити і справу American Home Products v Centrafarm BV.  American Home Products маркувало один і той же продукт як Serenit у Великобританії і Seresta в Нідерландах. Centrafarm BV купував продукт у Великобританії, де він продавався за нижчою ціною , перемарковував його на  Seresta і продавав в Нідерландах. Суд  задовільнив позов American Home Products, зазначивши що власник торгової марки може захистити свої права якщо один і тоже продукт маркований на різних ринках, при умові що обидні торгові марки належать одному власнику, за винятком  здійнення штучного розділення ринку.

         На мою думку, і в Україні, правовласнику у якого одна і та ж продукція виходить на ринки України та інших держав під різними торговельними марками, потрібно зареєструвати всі позначення в Україні. Адже в такому випадку він матиме виключні права на заборону їх використання. Більш того, відомості про зареєстровану торговельнку марку можна внести до митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності, що допоможе контролюти імпорт такої продукції.

         Підсумовуючи, варто відзначити, що не зважаючи на неоднозначніть регулювання питання вичерпання прав, в Україні власника торговельної марки захистити можливо. По-перше, він може посилатись на міжнародний підхід до вичерпання прав, по-друге, в більшості випадків імпортовний товар виготовлений для інших ринків має змінені або погіршенні характеристики, що відповідно до чинного законодавства дає права на заборону реалізації такого товару.

Марія Ортинська,

директор патентно-юридичної компанії IPStyle

Зв’язатися з редактором

Увійдіть, щоб залишити коментар