Оплата роялти сегодня в нашей стране сопряжена со множеством подводных камней с точки зрения налогообложения такого платежа: это и вопрос о том, подпадает ли платеж под особый налоговый режим «роялти», и ограничения в постановке на затраты, и нюансы налогообложения роялти нерезидентам… Однако даже если лицензиат-налогоплательщик проверит свой платеж на соответствие всем этим условиям Налогового кодекса Украины (далее - НКУ), он все равно не может «спать спокойно». Ему нужно думать о том, а правильно ли он использует объект интеллектуальной собственности, за который платит роялти, и собирать все доказательства такого использования.
Почему?
Дело в том, что согласно подпункту 140.1.2 пункта 140.1 статьи 140 НКУ при определении объекта налогообложения налогом на прибыль учитываются такие затраты двойного назначения: затраты по начислению роялти и приобретению нематериальных активов (кроме тех, которые подлежат амортизации) для их использования в хозяйственной деятельности плательщика налога. А дальше логика налоговых органов такова: нет использования в хозяйственной деятельности - нет затрат - заплати налог на прибыль. Отмечу, что в последнее время участились случаи внесения таких выводов налоговиков в акты проверок, по результатам которых были приняты налоговые уведомления-решения. Часть этих уведомлений-решений была оспорена в судах, что дает нам возможность сегодня анализировать позицию налоговых органов, налогоплательщиков и мнение судов на эту тему.
Итак, что же думают суды на тему использования в хозяйственной деятельности объекта роялти?
Еще в 2009 году на эту тему высказался Высший административный суд Украины в своем Постановлении от 27 января 2009 года по делу № К-6880/07: «… роялти предполагает реальное пользование любым авторским правом, в спорном случае, реальное использование знака для товаров и услуг. Однако, при рассмотрении данного дела по существу, суды предыдущих инстанций не выяснили, было ли реальное использование этого знака и какими доказательствами оно подтверждается. Наличие в материалах дела только актов выполнения взаимных доказательств … недостаточно для подтверждения факта осуществления хозяйственных операций с использованием знака для товаров и услуг». Отмечу, что в этом постановлении анализировались нормы Закона «О налогообложении прибыли предприятий», но в отношении рассматриваемого нами вопроса они сходны с нормами НКУ.
В подавляющем большинстве случаев налогоплательщики стараются доказать использование ими объекта интеллектуальной собственности, за который они оплатили роялти.
Какими документами доказывают использование объекта роялти?
Кроме отчетов о начислении роялти, актов по предоставлению услуг по использованию объектов, отчетов об использовании объектов лицензиаты-производители товаров предоставляют экземпляры товара с использованием объекта интеллектуальной собственности и рекламные материалы. В случаях, если товары в силу своей природы продаются без упаковки, а требуется доказать использование торговой марки в отношении этих товаров, нужно продумывать дополнительные доказательства такого использования. Так, согласно Постановлению Донецкого окружного административного суда от 15 августа 2013 года по делу №805/8495/13-а истец в качестве доказательств использования торговой марки «EXTRA» для топлива собственного производства предоставил паспорта качества на топливо моторное альтернативное «EXTRA», на которых содержались полные изображения торговой марки, а также договоры с покупателями, в которых при определении топлива также была указана торговая марка.
Что касается лицензиатов, которые предоставляют услуги под лицензируемой торговой маркой, то здесь нужно еще более внимательно относиться к сбору доказательств использования, так как частенько их может быть очень немного. Из примеров таких доказательств, принятых во внимание судами - дисконтные карточки с нанесенной торговой маркой, доказательства использования торговой марки в вывесках магазинов, надписях на торговых полках, рекламных объявлениях - для услуг торговли под торговой маркой «Сільпо» (Постановление Киевского окружного административного суда от 10 декабря 2009 года по делу № №22-а-37036/08). А в целях доказывания использования торговой марки «УкрАВТО» в отношении услуг торговли автомобилями, ремонта и технического обслуживания автомобилей в суд были предоставлены расписание работы, уголок потребителя, бейджи, бухгалтерские документы, извлечения их сайта, копия рекламных щитов (Постановление Винницкого окружного административного суда от 14 марта 2013 года по делу № 802/655/13-а).
А было ли использование?
Хорошо, когда использование объекта роялти очевидно - к примеру, лицензиат сам имеет производственные мощности и производит товар, маркируемый торговой маркой либо с использованием другого объекта интеллектуальной собственности. Однако не всегда ситуация так проста. Рассмотрим случаи, когда налоговые органы и суды не усмотрели в деятельности налогоплательщика использования объекта интеллектуальной собственности, хотя последний предоставил доказательства.
Судебное дело о роялти за технологии и торговые марки L'OREAL и GARNIER
С 2011 года и по сей день украинскими административными судами рассматривается это судебное дело, крайне интересное с юридической точки зрения. Модель работы истца - ООО «Лореаль Украина» - которая так заинтересовала налоговый орган - представлена в таблице:
Как видно из таблицы, ООО «Лореаль Украина» заключило с 2-мя резидентами Франции лицензионные соглашения (по которым уплачивало роялти и относило их на затраты). Предметом лицензионных соглашений было предоставление ООО «Лореаль Украина» исключительных прав и лицензий на использование Лицензионных продуктов (косметических, гигиенических продуктов и туалетных средств (далее - косметические средства), изготовленных согласно с Технологией, и которую стороны согласовали продавать на Территории (в том числе Украины) под лицензионными Торговыми марками). Лицензия была ограничена исключительным правом на производство и продажу изготовленных Лицензионных продуктов на Территории и, вследствие этого, использование Технологии и лицензионных Торговых марок, а также исключительным правом на импорт, дистрибуцию и продажу Лицензионных продуктов на Территории. При этом Лицензиары уполномочили ООО «Лореаль Украина» заключить договоры на производство косметических средств с любой компанией группы L'OREAL. Поэтому налогоплательщик и заключил с определенными нерезидентами договоры на производство Лицензионной продукции в соответствии с Технологиями и договоры на дальнейший импорт этой произведенной продукции, маркированной лицензионными Торговыми марками. Окружной административный суд г.Киева в своем Постановлении от 4 июля 2011 года по делу №2а-7895/11/2670 поддержал ООО «Лореаль Украина» в его позиции, что договоры на производство и договоры на импорт неразрывно связаны между собой в едином хозяйственном процессе, что и подтверждает использование истцом Технологий и лицензионных Торговых марок.
Однако иное мнение высказали налоговый орган и апелляционная судебная инстанция (Постановление Киевского апелляционного административного суда от 25 июня 2013 года по делу №2а-7895/11/2670). Они посчитали, что Технологии фактически не были использованы в хозяйственной деятельности ООО «Лореаль Украина», а значит - были завышены валовые затраты на сумму уплаченных роялти. Аргументация была приведена следующая:
1. ООО «Лореаль Украина» не имеет собственных или арендованных мощностей для проведения хозяйственной деятельности по производству косметической продукции.
2. Само существование договора на производство не подтверждает факта участия истца в непосредственном производстве продукции, поскольку отсутствуют какие-либо первичные документы, которые свидетельствуют об отношении истца к производству. Так, не было предоставлено документов, подтверждающих передачу Технологий от ООО «Лореаль Украина» предприятию-производителю. Кроме того, сам договор на производство не раскрывает участия истца в данном производстве: не указаны сроки изготовления, ответственность за нарушение сроков, порядок отчетности об исполнении условий этого договора, спецификации продукции, калькуляции продукции, согласование каких-либо норм сырья и материалов согласно заказу и т.п.
3. Во всех договорах, по которым осуществлялись поставки, истец назван ПОКУПАТЕЛЬ, а нерезидент - ПРОДАВЕЦ, что подтверждает факт взаимоотношений купли-продажи.
4. Спорные хозяйственные операции истец отобразил в бухгалтерской записи Дт 28 Кт 632, что соответственно свидетельствует о приходе товара (счет 28 «Товары») от иностранного поставщика (Счет 632 «Расчеты с иностранными поставщиками»). Истцом не были задействованы счета 23 «Производство» и 26 «Готовая продукция», ведение которых обязательно при отображении операций, связанных с производством.
Соответственно, судом был сделан вывод о том, что использование Технологий в производстве (хозяйственной деятельности истца) не подтверждается надлежащими и допустимыми доказательствами, а потому отнесение истцом роялти к затратам является нарушением налогового законодательства.
Анализ данного судебное спора позволяется сделать вывод, что налоговые органы и суды все более внимательно относятся к вопросам использования объекта интеллектуальной собственности в хозяйственной деятельности компаний, и порой обращают внимание даже на не очевидные, на первый взгляд, пробелы в моделях работы с роялти.
Коротко о главном
Итак, Вы заключили лицензионный договор, платите роялти и хотите относить их на затраты. Что же Вам нужно в этом случае проверить в контексте использования объекта в хозяйственной деятельности? Ниже приведено несколько правил:
1. Нужно убедиться, что объект интеллектуальной собственности действительно используется; при этом он используется именно теми способами, которые указаны в лицензионном договоре, и в полном соответствии с нормами законодательства, регулирующими такое использование (ст.15 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах», ст.16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», ст.28 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и полезные модели» и т.д.)
2. Нужно проверить, что объект используется именно в том виде, в котором он зарегистрирован. При этом отмечу, что согласно части 4 статьи 16 Закона «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» использованием знака считается также его использование в форме, которая отличается от зарегистрированного знака только отдельными элементами, если это в целом не изменяет отличительности знака.
3. Крайне важно сохранять доказательства использования объекта.
4. Необходимо правильно отображать операции по выплате роялти в бухгалтерском учете - в полном соответствии со способами использования объекта.
Виктория Остапчук,
управляющий партнер Патентно-юридического агентства «Синергия»,
адвокат, патентный поверенный Украины
С помощью системы анализа судебных решений VERDICTUM юристы могут быстро подбирать максимально тождественные решения по одному предмету и обстоятельствам дела при работе с колоссальным массивом документов судебной практики. VERDICTUM - это новый продукт для практикующих юристов от компании «ЛІГА:ЗАКОН». В основе системы анализа лежит программный комплекс инновационных поисково-аналитических алгоритмов и инструментов обработки текстов. Бесплатно протестировать VERDICTUM |
