АО «Калцекс» – производитель известного во многих странах мира лекарственного препарата под торговой маркой «Promedol Kalceks Промедол Калцекс» (международная регистрация № 1320345 от 20.06.2016 г. для товаров 1 и 5 класса Международной классификации товаров и услуг).
В Украине АО «Калцекс» в 2016 году получило соответствующее регистрационное удостоверение № UA/15324/01/01 на лекарственный препарат «Промедол Калцекс», раствор для инъекций, 20 мг/мл» (приказ Министерства здравоохранения Украины № 787 от 28.07.2016 года).
Причиной спора стало использование и реализация ООО «Фармацевтическая группа «Здоровье» препаратов под торговыми марками «Промедол-ЗН» и «Promedol Промедол» (свидетельства №129188 и №227836).
В 2016 году ООО «Фармацевтическая группа «Здоровье» обратилось в Хозяйственный суд города Киева с иском о признании недействительной международной регистрации АО «Калцекс», обосновывая его тем, что зарегистрированная торговая марка латвийского производителя тождественна и названия препаратов отличаются только приставками «ЗН» и «Калцекс».
Дополнительной сложностью дела стало ходатайство украинской стороны о принятии обеспечительных мер — запрете Государственной фискальной службе Украины вносить любую информацию о знаке для товаров и услуг «Promedol Kalceks Промедол Калцекс» согласно международной регистрации № 1320345 от 20.06.2016 г. в таможенный реестр объектов права интеллектуальной собственности.
Такие действия могли привести к признанию продукции латвийского производителя контрафактной, что повлекло бы задержки при таможенном оформлении и нанесло бы компании репутационный и финансовый ущерб.
Для защиты своих интересов латвийский фармпроизводитель обратился в юридическую фирму «Ильяшев и Партнеры».
Команда практики интеллектуальной собственности ЮФ «Ильяшев и Партнеры» подготовила иск к украинской компании и доказала, что торговые марки латвийского производителя, кроме международной непатентованной марки «Промедол», имеют в составе фирменное название производителя, соответственно АО «Калцекс» имеет право на их использование. В то же время действия украинской компании, направленные на блокирование ввоза лекарственных средств в Украину, нарушают права и законные интересы латвийского производителя.
Хозяйственный суд г. Киева согласился с доводами команды ЮФ «Ильяшев и Партнеры», которая доказала, что «Промедол» и «Promedol» являются общепринятыми обозначениями определенного вида лекарственных препаратов, которые входят в список Международных непатентованных наименований (МНН) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Такие обозначения не могут являться единственным элементом в названиях зарегистрированных лекарственных средств и торговых марок, поскольку подобные манипуляции могут привести к монополии на рынке и недобросовестной конкуренции. При этом обозначение «ЗН» в одном из свидетельств украинской компании также не имеет различительной способности для потребителей. Решением суда от 08.04.2019 года иск латвийского производителя был удовлетворен, а свидетельства украинского производителя были признаны недействительными.
Не соглашаясь с решением суда первой инстанции, ООО «Фармацевтическая группа «Здоровье» продолжило борьбу в судах.
06 мая 2025 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда оставил в силе решение суда первой инстанции, которым свидетельства № 129188 и № 227836 на знаки товаров и услуг «Промедол-ЗН» и «Promedol Промедол» были признаны недействительными. Владельцем свидетельств во время рассмотрения дела в судах апелляционной и кассационной инстанций уже было другое лицо – ООО «Фармекс Груп», правопреемник украинской компании (при рассмотрении дела именно к ООО «Фармекс Груп» перешли исключительные имущественные права на указанные торговые марки).
Таким образом, Верховный Суд подтвердил решение суда первой инстанции об установлении обязательства Государственной организации «Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций» о внесении сведений в Государственный реестр свидетельств Украины на торговые марки о признании недействительными свидетельств Украины № 129188 и № 227836 и осуществить публикации об этом в официальном бюллетене «Промышленная собственность».
Над проектом работали управляющий партнер Михаил Ильяшев, советник, соруководитель практики разрешения споров Олег Трохимчук, руководитель Харьковского офиса Андрей Литвин и адвокат Дмитрий Лазебный.
